Текст книги "Интеллектуальная собственность и реклама. Актуальные вопросы, административная и судебная практика"

Право суда обязать Роспатент аннулировать патент или товарный знак. Рассматривая дело, в котором оспаривается решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в признании недействительными патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, суд вправе с учетом конкретных фактических обстоятельств обязать Роспатент аннулировать патент или товарный знак. Это разъяснение позволяет избегать ситуаций, когда при повторном рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам принимается решение, идентичное отмененному судом.

Последствия признания патента и товарного знака недействительными. Важное разъяснение дано в отношении наступления ответственности за несанкционированное использование патента и товарного знака, признанных впоследствии недействительными, а также действительности сделок, основанных на таких патентах и товарных знаках.

Так, суды разъяснили, что действия третьих лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патенты на которые впоследствии были признаны недействительными, а также по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии было признано недействительным, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым были зарегистрированы аннулированные таким образом патент или товарный знак.

Суды указали на то, что патент или товарный знак, оспоренные в установленном порядке, считаются аннулированными с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента или регистрацию товарного знака, т. е. с даты приоритета. Решение Роспатента о признании патента или предоставления правовой охраны товарному знаку недействительными вступает в силу со дня его принятия.

Также необходимо исходить из того, что после признания недействительными патента или предоставления правовой охраны товарному знаку сделки, заключенные на основе патента или о товарном знаке в период их действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании недействительными патента или предоставления правовой охраны товарному знаку.

По лицензионным договорам лицензиат лишается права требовать возврата лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента или товарного знака недействительным. Не подлежит также удовлетворению требование лицензиара о взыскании неуплаченных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию недействительным патента или товарного знака.

Злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция. Суды дали разъяснения, направленные на предотвращение действий недобросовестных правообладателей. Так, Постановление предусматривает право суда отказать лицу в защите его права на товарный знак, если по материалам дела, исходя из фактических обстоятельств, действия по регистрации товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. Наличие в таких действиях злоупотребления правом либо недобросовестной конкуренции является также основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

В случае недобросовестной конкуренции возражение против правовой охраны вправе направить только заинтересованное лицо (то, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции), которое прилагает решение антимонопольного органа, признающее недобросовестной конкуренцией регистрацию товарного знака. По получении возражения и такого решения Роспатент признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку.

Оспаривание данного решения Роспатента по мотивам отсутствия в действиях правообладателя признаков недобросовестной конкуренции может производиться только после отмены соответствующего решения антимонопольного органа судом. Однако признается возможность оспаривания обоих решений в одном судебном процессе.

В рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании регистрации недействительной суд вправе по собственной инициативе признать действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию товарного знака.

Как ранее действовавшее, так и действующее законодательство в области интеллектуальной собственности РФ, в отличие от законодательства стран Европейского союза и США, не содержит специальных положений об ответственности интернет-сервис провайдеров за нарушения авторских и смежных прав, совершаемые пользователями. Например, в США данный вопрос урегулирован в Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA), а в ЕС – Директивой по электронной коммерции (Directive 2000/31 of the European Parliament and of the Council of 8 June on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market).

Этот вопрос был рассмотрен в постановлении ВАС РФ от 23 декабря 2008 г. № 10962/08.

Данный судебный акт касается вопроса ответственности хостинг-провайдеров (лиц, предоставляющих свои серверы для размещения информации в сети Интернет) за размещение на сайтах их клиентов информации, нарушающей авторские и смежные права.

Суд освободил интернет-хостинг провайдера от ответственности за нарушения авторских прав, которые совершались пользователями.

ВАС РФ обосновал свою позицию следующими аргументами:

• хостинг-провайдер является лицом, выполняющим лишь технические функции по размещению оборудования абонента и его техническому обслуживанию. При этом, как правило, доступ к этому оборудованию провайдеру не предоставляется. Следовательно, по общему правилу ответственность за размещаемую на интернет-сайте информацию должен нести абонент, а не провайдер;

• при решении вопроса о привлечении к ответственности хостинг-провайдера необходимо доказать, что он знал или мог знать о фактах нарушения исключительных прав. Бремя доказывания в данном случае возлагается на правообладателя, требующего защиты своих прав.

Таким образом хостинг-провайдер может нести ответственность за нарушение авторских и смежных прав, только если будет доказано, что он инициирует передачу информации, выбирает получателя информации или влияет на ее целостность. Провайдер должен отвечать лишь за ту информацию, которую он сам размещал в сети Интернет, либо за ту, в размещении которой каким-либо образом участвовал.

Тот факт, что провайдер содействовал поиску незаконно разместившего информацию лица, а правообладатель не обратился к провайдеру с требованием приостановить оказание услуг этому лицу, стал в данном деле серьезным аргументом в пользу провайдера. Как следствие, можно утверждать, что суд посчитал раскрытие информации и приостановление оказания услуг хостинга обязанностью провайдера, неисполнение которой может повлечь привлечение его к ответственности.

Однако отсутствие законодательного регулирования ответственности интернет-провайдеров за нарушения авторских и смежных прав в РФ создает правовую неопределенность.

В настоящий момент Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства подготовлен проект Концепции совершенствования раздела VII ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», который прямо предусматривает необходимость включения в ГК РФ норм об ответственности интернет-провайдеров. Поэтому есть надежда на то, что через некоторое время вопрос ответственности провайдеров в РФ будет урегулирован.

Вопросы соблюдения прав на товарные знаки при ввозе товаров в РФ в последней судебной практике и связанная с ними проблема «параллельного импорта»

Е. Тиллинг

партнер, руководитель практики

по интеллектуальной собственности компании Goltsblat BLP

Вопросы, связанные с соблюдением прав на товарные знаки при ввозе товаров на территорию РФ, являются одними из наиболее актуальных для компаний, стремящихся выйти на российский рынок. В этой связи особый интерес вызывают складывающиеся в судебной практике тенденции изменения подхода к применению норм об ответственности за нарушение исключительных прав правообладателей.

До недавнего времени суды твердо стояли на позиции, согласно которой ввоз товаров на территорию РФ является самостоятельным способом использования товарного знака, и если такой ввоз совершался без разрешения правообладателя или неуполномоченным импортером, то он подлежал пресечению даже в том случае, если ввозились товары, при производстве которых товарный знак был нанесен правомерно.

Эта позиция основана на положениях гражданского законодательства, когда на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации признается исключительное право. Данное исключительное право, являясь так называемой легальной монополией, позволяет правообладателю по своему усмотрению использовать результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и запрещать или разрешать другим лицам их использование. При этом отсутствие запрета не считается согласием. Переход права собственности на вещь не влечет перехода или предоставления прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи.

Таким образом, при разрешении гражданско-правовых споров, связанных с несанкционированным правообладателем ввозом товаров на территорию РФ, для судов решающее значение имеет факт наличия согласия правообладателя на введение товаров в гражданский оборот на территории РФ, в частности, выраженный в лицензионном договоре. Одновременно с этим, если товар ввозится для продажи через официальных дистрибьюторов, то такие действия считаются законными, несмотря на то, что у дистрибьюторов отсутствует лицензионный договор с правообладателем.

В случае же, если товар ввозится не правообладателем, не по договору с правообладателем или без его согласия, действия импортера считаются противоправными вне зависимости от того, были ли нарушены права правообладателя при производстве или отчуждении товара за пределами РФ, что прямо следует из ст. 1484 ГК РФ.

Таким образом, с точки зрения гражданско-правовых норм отсутствие согласия правообладателя товарного знака на ввоз товара, пусть даже правомерно маркированного товарным знаком и выпущенного в гражданский оборот за пределами РФ, считается нарушением исключительных прав правообладателя.

Несомненно, исключительные права на товарный знак, которые имеют территориальный характер, предоставляют возможность их обладателю выводить на рынок товар под этим товарным знаком. Но с другой стороны, правообладателю с точки зрения экономической целесообразности не должны быть предоставлены полномочия по контролю за дальнейшим продвижением товара на рынке.

В этой связи в целях обеспечения баланса интересов правообладателя и прав других лиц законодательством РФ установлен принцип исчерпания исключительного права на товарный знак (ст. 1487 ГК РФ). Этот принцип подразумевает, что законный правообладатель не имеет права запрещать использование товарного знака третьими лицами, если соответствующие товары были введены в гражданский оборот на территории России им самим или с его согласия.

Известно, что в доктрине и судебной практике сформулированы два основных принципа (режима) исчерпания исключительных прав: национальный и международный. Суть национального принципа исчерпания прав заключается в том, что исключительные права правообладателя на товарный знак признают исчерпанными при введении соответствующего товара в оборот внутри государства. Если же исчерпание прав признается независимо от территориального аспекта, т. е. независимо от того факта, где, в каком государстве произошло введение таких товаров в оборот, речь идет о международном принципе исчерпания прав. В России действует национальный принцип исчерпания прав.

Для возникновения исчерпания прав законодатель предусмотрел необходимое условие – введение в гражданский оборот товаров, маркированных товарными знаками, должно быть осуществлено самим правообладателем либо должно сопровождаться обязательным его согласием. Это условие также вытекает из обозначенного выше территориального характера действия исключительных прав.

Вместе с тем противоречия между территориальным характером действия исключительных прав и международным характером экономики с выдвигаемыми ею требованиями свободного перемещения товаров дали почву для возникновения проблемы так называемого «параллельного импорта».

Понятие «параллельного импорта» товаров относят к товарам, законным образом произведенным, в том числе правомерно введенным в оборот либо в стране происхождения либо на территории иностранного государства, и которые затем импортируются в другие страны, как правило, по каналам, параллельным с развитой официальной дистрибьюторской сетью.

Однако у правообладателей исключительных прав возникают вопросы: всегда ли параллельный импорт носит законный характер и можно ли воспрепятствовать несанкционированному ввозу товаров, прибегнув к исключительным правам, в содержание которых входит правомочие запрета третьим лицам использовать товарные знаки, в том числе осуществлять ввоз товаров, маркированных товарными знаками, в страну?

Сложившаяся практика параллельного импорта в РФ свидетельствует о том, что параллельные импортеры при ввозе товара на территорию Российской Федерации часто используют различные «серые» схемы, чтобы получить ценовые конкурентные преимущества, снижая, таким образом, собственные издержки. Параллельных импортеров справедливо называют «серыми» импортерами не только потому, что они нарушают права на интеллектуальную собственность, но и потому, что они не следуют обычным и прозрачным правилам ведения бизнеса, а либо умышленно нарушают действующие законы, либо злоупотребляют пробелами в законодательстве.

В частности, согласно информации таможенных и правоохранительных органов, параллельные импортеры в большинстве случаев недостоверно декларируют товары (занижают их таможенную стоимость, используют заведомо неверные таможенные коды либо просто заявляют заниженное количество/вес товаров). Они во многих случаях используют фирмы-«однодневки», многочисленные фирмы-посредники, а иногда и просто фиктивных лиц с целью ухода от уплаты налогов и сборов. Кроме того, параллельные импортеры очень часто либо незаконно уходят от сертификации товаров, либо используют неточности законодательства, чтобы не проводить ее.

На примере автомобильной отрасли можно констатировать, что ввозимые параллельными импортерами автотранспортные средства не получают российского «одобрения типа транспортного средства», хотя при этом также выпускаются на дороги общего пользования. И разумеется, из-за «серых» импортеров несут убытки сами автопроизводители, их лицензиаты и официальные дилеры, которые регулярно вкладывают крупные суммы в исследование рынка, рекламу, развитие дилерских и сервисных сетей, в то время как «неофициалы» работают на готовой инфраструктуре.

В целях пресечения несанкционированного ввоза товаров и защиты прав правообладателей в 2003 г. Федеральная таможенная служба РФ создала Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Правообладатели могут по своему желанию внести в него принадлежащие им товарные знаки, а также указать в нем уполномоченных ими импортеров, имеющих согласие правообладателя на введение товаров в гражданский оборот[3]3
  Таможенный кодекс РФ, статьи 393–400.


[Закрыть].

В том случае, когда импортеры, не указанные в реестре, пытаются ввезти в РФ продукцию, маркированную соответствующим товарным знаком, таможня должна предпринять меры по приостановлению выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных, т. е. задержать товар и сообщить об этом правообладателю.

Таможенный реестр является эффективным средством пресечения ввоза в Россию контрафактной продукции. Это во многом обусловлено тем, что основным определяющим фактором, с помощью которого на начальном этапе выявляется контрафактный товар при его ввозе на территорию РФ, является отсутствие импортера в списке уполномоченных импортеров Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности.

Отметим, что обозначенные меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, не применяются таможенными органами в отношении товаров, маркированных товарными знаками, которые ввозятся физическими лицами или пересылаются в международных почтовых отправлениях в незначительном количестве, если такие товары предназначены для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.

Действия таможни по такому приостановлению выпуска товаров относятся к административной процедуре. За нарушение, установленное в рамках этой процедуры, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, на основании ст. 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Решение о привлечении нарушителя к административной ответственности принимается судом на основании заявления, поданного соответствующим таможенным органом.

До недавнего времени указанная административная процедура представлялась весьма эффективной для пресечения «параллельного импорта», в том числе в силу оперативного реагирования таможни на обращение правообладателя и возможности таким образом «отловить» несанкционированный к ввозу товар еще на границе и предпринять законные меры к его конфискации. И суды, рассматривая обращения таможенных органов, руководствовались обозначенным выше правилом, что ввоз товаров на территорию РФ является самостоятельным способом использования товарного знака, и если такой ввоз совершался без разрешения правообладателя или неуполномоченным импортером, то он подлежал пресечению даже в том случае, когда ввозились товары, при производстве которых товарный знак был нанесен правомерно.

Между тем в феврале этого года ВАС РФ рассмотрел в порядке надзора дело по факту несанкционированного ввоза в страну компанией «Генезис», не являющейся официальным дилером Porsche, автомобиля Porsche Cayenne S, находящегося в непригодном к эксплуатации состоянии[4]4
  Постановление Президиума ВАС РФ от 3 февраля 2009 г. № 10458/08.


[Закрыть]. Это дело явилось судебным прецедентом, изменившим подход судебных органов к рассмотрению заявлений таможенных органов о применении административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.

ООО «Порше Руссланд», владеющее лицензией на использование в России товарных знаков Porsche и Cayenne, обратилось в Центральную акцизную таможню с заявлением о нарушении права на товарные знаки. Таможня, в свою очередь, обратилась в Арбитражный суд Москвы, который вынес решение о привлечении компании «Генезис» к административной ответственности в виде штрафа и конфискации автомобиля. Впоследствии ООО «Генезис» подало жалобу в ВАС РФ, который отменил решение низших судов и признал конфискацию незаконной на основании того, что продукция не являлась контрафактом. Суд указал на то, что автомобиль марки Porsche Cayenne S выпущен правообладателем одноименных товарных знаков и, следовательно, не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи с чем за его ввоз на территорию РФ компания «Генезис» не может быть привлечена к ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.

Аналогичным образом было разрешено дело по факту ввоза автомобильных запчастей, маркированных товарными знаками Honda и Nissan. Так, 10 сентября 2008 г. Арбитражный суд г. Москвы своим решением отказал Выборгской таможне в удовлетворении требований к российской компании о конфискации автозапчастей, которые были ввезены в РФ неуполномоченным импортером японских производителей[5]5
  Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 сентября 2008 г. по делу № А40–34264/08-94-320.


[Закрыть]. Таможенники и официальные дистрибьюторы японских компаний в России решили, что российская компания незаконно использует товарные знаки, которыми маркирован ввозимый товар. В марте 2008 г. таможня изъяла товар и обратилась в суд, требуя привлечь российскую компанию к ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ.

В суде представителям российской компании удалось доказать, что ввозимые автозапчасти являются подлинными товарами японских компаний, и суд решил, что конфисковывать можно только контрафактные товары. Судья сослался на ст. 1515 ГК РФ, которая говорит о незаконном использовании товарного знака именно в отношении контрафактных товаров. А поскольку в данном случае ввозились оригинальные запчасти, т. е. товарные знаки были размещены на них правомерно, суд решил, что ввоз таких товаров не может считаться нарушением. Суды вышестоящих инстанций оставили указанное судебное решение в силе[6]6
  Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 24 февраля 2009 г. № 09АП-14817/200-АК и постановление Арбитражного суда Московского округа от 21 мая 2009 г. № КА-А40/4185-09.


[Закрыть].

В частности, суд апелляционной инстанции сослался на обозначенный выше подход ВАС РФ к разрешению подобных дел, который, по его мнению, основан на принципе баланса частных и публичных интересов, соблюдение которого требует ограничения распространения норм публично-правовой ответственности, в том числе административной, на область гражданско-правовых деликтов, к категории которых относится и нарушение права на товарный знак. Реализация данного принципа подразумевает необходимость установления административной ответственности только за деяния, представляющие угрозу публичным интересам, поскольку объективную сторону состава правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, образует лишь такое нарушение права на товарный знак, которое связано с оборотом контрафактных товаров, этикеток, упаковки товаров, а также содержит объективные признаки угрозы публичным интересам.

Таким образом, суды заняли позицию, что административно-правовая ответственность, предусмотренная ст. 14.10 КоАП РФ, не применяется в отношении действий по ввозу товаров, которые не являются контрафактными по смыслу ст. 1515 ГК РФ, а именно – товаров, на которых товарных знак был законно размещен самим правообладателем, несмотря на то, что сам ввоз этих товаров не был санкционирован правообладателем.

Между тем наличие обозначенных судебных прецедентов не может явиться препятствием для правообладателя товарных знаков к самостоятельному обращению за защитой своих исключительных прав в суд в порядке гражданской процедуры в целях применения к нарушителю гражданско-правовой ответственности за несанкционированный ввоз товаров на территорию РФ. Несмотря на то что по сравнению с рассмотрением дел в административном порядке дела в судах рассматриваются значительно дольше, следует признать, что на данном этапе гражданско-правовая процедура может стать весьма эффективным средством пресечения параллельного импорта товаров. Таким образом, правообладатель сможет воспрепятствовать несанкционированному ввозу товаров, прибегнув к исключительным правам, в содержание которых входит правомочие запрета на использование третьими лицами товарных знаков, в том числе на ввоз в страну товаров, маркированных товарными знаками.

В связи с последними судебными прецедентами вопросы, связанные с проблемой параллельного импорта, очень живо обсуждаются в бизнес-сообществе. Порой высказываются диаметрально противоположные мнения по поводу необходимости разрешать эту проблему на законодательном уровне.

Между тем на формирование судебной практики в той или иной степени влияет развитие рыночных отношений, поэтому на данном этапе рано говорить о том, что приведенная выше позиция судов является устоявшейся. Более того, разрешение каждого отдельного дела зависит от конкретных фактических обстоятельств и имеющихся доказательств.