Текст книги "Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

1. Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

2. Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

1. В рамках данного параграфа Гражданского кодекса предпринята попытка подробно регламентировать правовые вопросы, связанные с таким специфическим и до сих пор мало исследованным объектом исключительного права, как коммерческое обозначение.

Правовая охрана предоставлялась коммерческим обозначениям на территории Российской Федерации и до введения в действие комментируемого Кодекса в силу некоторых национальных и международных нормативных правовых актов, в том числе:

Парижской конвенции по вопросам промышленной собственности;

главы 54 («Коммерческая концессия») части второй ГК РФ. Однако единой дефиниции рассматриваемого понятия выработано не было.

Как отмечалось в литературе еще до появления проекта комментируемого Кодекса, «коммерческое обозначение» представляет собой незарегистрированное, но общеизвестное наименование, используемое в деятельности предпринимателя, которое охраняется без специальной регистрации именно в силу его общеизвестности (ст. 6-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности), например, «Мерседес» или «Кока-кола»[84]84
  Комментарий к части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей / Под общ. ред. М.И. Брагинского. М.: Правовая культура, 1996.


[Закрыть].

Однако п. 1 ст. 1538 ГК РФ не ставит охраноспособность коммерческого обозначения в зависимость от его общеизвестности, как и не дает полноценного определения данного понятия. Законодатель указал лишь критерии, призванные дать правообладателю и правоприменителю представление о том, с чем они имеют дело.

Итак, согласно комментируемой статье, коммерческое обозначение:

1) средство индивидуализации предприятий как объекта гражданского права;

2) не подлежит обязательному включению в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Коммерческое обозначение служит средством индивидуализации предприятия, т. е. имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности (абз. 1 п. 1 ст. 132 ГК РФ), который признается недвижимостью (ст. 130, абз. 2 п. 1 ст. 132 ГК РФ).

Коммерческое обозначение может быть включено в устав и иные документы, регламентирующие деятельность юридического лица, только по желанию его участников.

При определении понятия «коммерческое обозначение» немаловажную роль играет отечественная судебно-арбитражная практика, например, случай, когда Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при рассмотрении протеста заместителя Председателя ВАС РФ на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 23 октября 2000 г. по делу № А45-6654/2000-КГ31/251 принял акт в защиту коммерческого обозначения ответчика, в отношении которого был подан иск о нарушении прав на фирменное наименование (постановление от 5 марта 2002 г. № 4193/01). Приведем некоторые извлечения из него.

ООО «Нью-Йорк Пицца» обратилось в Арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю К. о защите своего фирменного наименования путем запрещения предпринимателю использовать в своей деятельности в ресторане быстрого питания обозначений «Нью-Йорк Пицца», «New York Pizza» и «NYP», являющихся, по мнению истца, его полным и сокращенным фирменным наименованием на русском и английском языках. Решением от 23 октября 2000 г. исковое требование было удовлетворено.

В протесте заместителя Председателя ВАС РФ предлагается данное решение отменить в связи с неправильным применением норм материального права и неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела. Президиум счел, что протест должен быть удовлетворен по следующим основаниям.

Общество (истец) было 18 января 1999 г. зарегистрировано под полным фирменным наименованием – «Общество с ограниченной ответственностью “Нью-Йорк Пицца”», сокращенным – «ООО “Нью-Йорк Пицца”» (на русском языке) и «“New York Pizza” Co. Ltd» (на английском языке). Предметами деятельности общества указаны 49 видов деятельности, в том числе организация и эксплуатация сети пунктов общественного питания, оптовая и розничная торговля продуктами питания.

Индивидуальный предприниматель К. (ответчик) в качестве предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, зарегистрирован 30 июня 1997 г., о чем ему выдано свидетельство.

Судом установлено (и это обстоятельство никем не оспаривается), что в принадлежащем ответчику ресторане быстрого обслуживания на вывесках, в объявлениях, меню, на визитных карточках и форменной одежде работников помещены обозначения: «Нью-Йорк Пицца», «New York Pizza Nowosibirsk», «New York Pizza», «NYP».

По утверждению истца, используемые обозначения тождественны его фирменному наименованию или сходны с ним до степени смешения, что должно квалифицироваться как нарушение его (истца) исключительного права на фирменное наименование. Арбитражный суд был согласен с доводами истца и удовлетворил требование со ссылкой на ст. 54 и 132 ГК РФ.

Однако суд неправильно определил объект защиты, указав, что фирменным наименованием истца является словесное обозначение: на русском языке – «Нью-Йорк Пицца», на английском – «New York Pizza» и сокращенное обозначение – «NYP». Вопреки требованиям ст. 54, 87 ГК РФ и ст. 4 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» суд не включил в структуру полного фирменного наименования его обязательную часть – указание на организационно-правовую форму юридического лица (слова «общество с ограниченной ответственностью»), а в структуру сокращенного – аббревиатуру «ООО». Исследуя обозначение «NYP», суд счел его фирменным наименованием необоснованно, поскольку это противоречит уставу общества.

Суд не дал оценки доводу ответчика о том, что он, как гражданин-предприниматель, выступает в гражданском обороте под своим собственным именем (предприниматель К.) и в подтверждение этого им представлены письменные доказательства.

Соглашаясь с доводами заявителя о незаконном использовании ответчиком так называемой вспомогательной части фирменного наименования общества с ограниченной ответственностью, суд не исследовал существенных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Не дана оценка тому обстоятельству, что предприниматель К. в рекламных целях использовал в ресторанах-пиццериях спорные обозначения задолго до регистрации истца. В подтверждение этого факта ответчик представил суду санитарно-эпидемиологическое разрешение, кассовые чеки и другие материалы.

Поскольку в данном деле спор вызван столкновением не двух зарегистрированных тождественных фирменных наименований, а зарегистрированного фирменного наименования и используемого обозначения, то для признания такого использования незаконным следовало не только определить степень их сходства, но и сравнить сферы фактической деятельности сторон (деловой и территориальной). Кроме того, суд должен был проверить, привели ли действия ответчика к реальному смешению или введению в заблуждение потребителей относительно того, какое лицо оказывает им услуги, а также допущены ли предпринимателем иные акты недобросовестной конкуренции.

Итак, решение по делу было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда.

Таким образом, на основании вышеизложенного, а также с учетом п. 2 ст. 1539 и п. 1 ст. 1541 можно заключить, что в качестве коммерческого обозначения может выступать словесное обозначение субъекта (основная часть зарегистрированного фирменного наименования юридического лица без указания на организационно-правовую форму, ее элементы либо имя гражданина, под которым он осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), обычно используемое им в хозяйственной деятельности, отношениях с сотрудниками, партнерами и контрагентами, которое обладает четко выраженной отличительной способностью от других предприятий.

2. Носителем исключительного права на коммерческое обозначение (правообладателя) является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. Под таковой, согласно абз. 3 п. 1 ст. 2 части первой ГК РФ, понимается «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».

В качестве субъекта предпринимательской деятельности могут выступать:

1) юридические лица, которым закон не запрещает осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе некоммерческие организации;

2) индивидуальные предприниматели.

3. В соответствии с п. 2 одно коммерческое обозначение может использоваться для индивидуализации как одного, так и нескольких предприятий, в то время как для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно быть использованы два коммерческих обозначения и более.

1. Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

2. Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

3. Лицо, нарушившее правила пункта 2 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки.

4. Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Если коммерческое обозначение используется правообладателем для индивидуализации нескольких предприятий, переход к другому лицу исключительного права на коммерческое обозначение в составе одного из предприятий лишает правообладателя права использования этого коммерческого обозначения для индивидуализации остальных его предприятий.

5. Правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия (статья 656) или договором коммерческой концессии (статья 1027).

1. Содержание исключительного права на коммерческое обозначение составляет право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего правообладателю предприятия любым не противоречащим закону способом. Пункт 1 комментируемой статьи перечисляет некоторые возможные виды такого использования.

2. Как отмечалось выше, коммерческое обозначение должно индивидуализировать его обладателя, а значит, обладать различительной способностью и не вводить в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу. В связи с этим п. 2 комментируемой статьи запрещает использование коммерческих обозначений, не соответствующих данным критериям, в том числе сходных до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или коммерческим обозначением предприятия, принадлежащего иному субъекту – обладателю исключительного права на данное коммерческое обозначение, возникшее у него ранее.

Невыполнение указанных предписаний влечет за собой обязанность их нарушителя прекратить использование коммерческого обозначения по требованию обладателя исключительного права на него и возместить последнему убытки в полном объеме (п. 3).

3. Пункт 4 предусматривает возможность перехода исключительного права на коммерческое обозначение от правообладателя к другому лицу. Подобный переход возможен только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется. Основанием перехода исключительного права на коммерческое обозначение могут служить договор, универсальное правопреемство (например, реорганизация юридического лица), а также иные установленные законом случаи.

Право использовать свое коммерческое обозначение правообладатель может предоставлять другому лицу в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 656 ГК РФ для договора аренды предприятия или ст. 1027 ГК РФ – в отношении договора коммерческой концессии. Отметим, что Федеральным законом «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» ст. 1027 дополнилась п. 4, согласно которому к договору коммерческой концессии применяются правила разд. VII ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям гл. 54 ГК РФ и существу договора коммерческой концессии.

4. Как особо отмечается в комментируемой статье, при переходе к другому лицу исключительного права на коммерческое обозначение в составе одного предприятия правообладатель не вправе использовать это обозначение для индивидуализации других своих предприятий, даже если данное обозначение ранее использовалось для индивидуализации нескольких предприятий правообладателя.

5. Обратим внимание на то, что в соответствии со ст. 1039 в случае изменения правообладателем коммерческого обозначения, входящего в комплекс исключительных прав, предоставленных пользователю по договору коммерческой концессии, этот договор продолжает действовать в отношении нового коммерческого обозначения правообладателя, если пользователь не потребует расторжения договора и возмещения убытков. В случае продолжения действия договора пользователь вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения.

1. На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

2. Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

1. Можно выделить следующие условия, при наличии которых возникает исключительное право на коммерческое обозначение:

1) коммерческое обозначение должно обладать различительной способностью;

2) коммерческое обозначение должно быть известно в отношении конкретного предприятия в пределах определенной территории;

3) коммерческое обозначение не должно вводить в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу.

Первое условие охраноспособности права на коммерческое обозначение содержится в п. 1 ст. 1539 ГК РФ, согласно которому правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками. Наличие данного критерия объясняется тем, что если коммерческое обозначение не обладает различительной способностью, то оно не может и служить средством индивидуализации предприятия. Так, не обладают различительной способностью родовые термины (например, аптека, ресторан, кафе), описательные обозначения (например, дом книги, школа бального танца).

Второе условие охраноспособности содержится также в п. 1 ст. 1593 ГК РФ, согласно которому правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации, если его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Условие известности для предоставления охраны коммерческому обозначению необходимо в силу неформального характера права на коммерческое обозначение. Законодатель не определяет, что следует понимать под определенной территорией, каковы минимальные границы этой территории. Таким образом, территория, в пределах которой коммерческое обозначение известно, будет определяться в каждом конкрет ном случае и может быть различной.

Третье условие содержится в п. 2 ст. 1539 ГК РФ, согласно которому не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее. Введение последнего критерия обусловлено не только тем, что коммерческое обозначение не должно вводить потребителя в заблуждение относительно владельца предприятия, но и для того, чтобы не допустить нарушение исключительного права на средства индивидуализации другого лица, у которого исключительное право возникло раньше.

Вместе с тем сам факт сходства коммерческих обозначений с товарными знаками, фирменными наименованиями еще не приводит к смешению данных обозначений, а следовательно, из самого факта сходства данных обозначений еще не следует, что потребители могут быть введены в заблуждение относительно владельца предприятия. Так, смешения обозначений не произойдет, если правообладатели данных средств индивидуализации осуществляют разнородную деятельность или осуществляют свою деятельность на разных территориях.

2. Исключительное право на коммерческое обозначение обладает рядом особенностей.

1) Исключительное право на коммерческое обозначение возникает в силу известности его употребления правообладателем для индивидуализации своего предприятия в пределах определенной территории.

2) Срок действия исключительного права на коммерческое обозначение не определен. Вместе с тем в п. 2 ст. 1540 ГК РФ установлено, что исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года. Данный срок в один год является пресекательным сроком.

3) Исключительное право на коммерческое обозначение определяется территориальным признаком, оно действует только для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (п. 1 ст. 1540 ГК РФ). Если предприятие находится за пределами Российской Федерации, то коммерческому обозначению данного предприятия на территории России правовая охрана не предоставляется.

1. Исключительное право на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное наименование.

2. Коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака.

Исключительное право на коммерческое обозначение является самостоятельным правом, возникающим и действующим независимо от исключительных прав на фирменное наименование (даже если коммерческое обозначение включает в себя фирменное наименование или его отдельные элементы) и товарный знак (если коммерческое обозначение или его отдельные элементы были использованы правообладателем в принадлежащем ему зарегистрированном товарном знаке). Можно добавить, что право на коммерческое обозначение возникает и действует независимо от исключительного авторского права на логотип (определение см. в комментарии к ст. 1333), созданный с использованием коммерческого обозначения или его элементов.