Текст книги "Интеллектуальная собственность в бизнесе: изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд..."

Товарный знак, который в результате интенсивного использования стал широко известен в Российской Федерации среди потребителей в отношении соответствующих товаров, может быть признан общеизвестным. Для признания товарного знака общеизвестным необходимо, чтобы лицо, считающее используемый им товарный знак общеизвестным в Российской Федерации, обратилось с соответствующим заявлением в Патентное ведомство. При этом товарный знак (и обозначение) не может быть признан общеизвестным, если он стал широко известен после даты приоритета тождественного или сходного с ним до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров (п. 1 ст. 1508 ГК РФ). Поэтому в заявлении необходимо указывать, с какой даты заявитель считает свой товарный знак общеизвестным на территории Российской Федерации.

К заявлению лица, заинтересованного в признании товарного знака общеизвестным, могут прилагаться следующие документы, подтверждающие общеизвестность фактические данные:

• сведения об интенсивном использовании товарного знака, в частности на территории Российской Федерации. При этом могут быть указаны: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в определенном секторе экономики и т.п.;

• сведения о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;

• сведения о произведенных затратах на рекламу товарного знака (например, годовые финансовые отчеты);

• сведения о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

• сведения о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака, проведенного специализированной независимой организацией с учетом рекомендаций, устанавливаемых Роспатентом.

Коллегия Палаты по патентным спорам в процессе рассмотрения заявления учитывает все сведения и доводы, представленные заявителем, принимает решение о признании товарного знака общеизвестным.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно.

Впрочем, указанные выше выдержки из норм действующего законодательства не всегда понятны предпринимателям и их инвесторам. Поэтому для большей наглядности приведем перечень товарных знаков, признанных общеизвестными.

Признание товарного знака общеизвестным влечет за собой весьма позитивные имиджевые дивиденды, однако, несмотря на кажущуюся доступность, не каждый известный бренд может быть признан общеизвестным. Обратимся к практике.

Решение Палаты по патентным спорам от 25 декабря 2006 г. по заявке № 96706765/50[52]52
  fips.ru/pps/25_12/25122006.htm


[Закрыть]

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (далее – заявитель) обратилось с заявлением о признании товарного знака (свидетельство №155915) общеизвестным на территории Российской Федерации в отношении услуг 37 и 38 классов.

Рис. Товарный знак (регистрационный номер 155915)

Приведем некоторые доводы заявителя:

– товарный знак по свидетельству № 155915 является частью фирменного наименования и нематериальных активов заявителя, который использует указанный знак в отношении мобильной радиотелефонной связи и передачи сообщений начиная с 1993 г.;

– услуги мобильной связи, предоставляемые заявителем, его дочерними фирмами и компаниями – лицензиатами, последовательно индивидуализировались посредством товарного знака по свидетельству № 155915. На конец 2004 г. заявитель предоставлял услуги под указанным товарным знаком уже в 77 регионах России, в которых проживает 137,3 млн человек;

– заявитель постоянно рекламирует свои услуги под товарным знаком по свидетельству № 155915 на всех федеральных и большинстве дециметровых телевизионных каналов, на радиостанциях, в федеральных и региональных печатных изданиях, в кинотеатрах. За 2004 г. затраты на рекламу по товарному знаку МТС составили 29 млн долл. США, а за 2005 г. – печатные издания – 10 млн долл. США; радио – 10 млн долл. США; телевидение – 9 млн долл. США;

– широкая известность знака по свидетельству № 155915 подтверждена данными социологического опроса, согласно которому знак известен 93, 4% пользователей мобильными телефонами, проживающих в России;

– весьма крупный размер выручки компании от продажи товаров, продукции, работ, услуг под товарным знаком по свидетельству № 155915 за 2004 г.

Для подтверждения своих доводов заявитель представил множество документов: от устава и лицензий до справки о финансовых результатах заявителя за 2004 г., карты зоны обслуживания и роуминга, а также списка региональных дилеров на 78 листах.

Но, несмотря на кажущуюся неоспоримость доводов, указанный товарный знак не был признан общеизвестным. Во многом это было обусловлено несоответствием представленных им в подтверждение своих требований документов.

Так, договоры заявителя с дилерами и списки региональных представителей относятся к более позднему временному периоду, нежели тот, с которого заявитель просил признать общеизвестность.

Представленные фактические данные о финансовых результатах заявителя, в том числе информация о выручке от продажи товаров (продукции, работ, услуг) и чистой прибыли за 2004 г., отражают деятельность компании с учетом использования всех принадлежавших ей товарных знаков. При этом согласно справке о стоимости товарных знаков ОАО «МТС» остаточная стоимость товарного знака по свидетельству № 155915, отражающая затраты правообладателя, составляет всего 10% от остаточной стоимости, в частности, товарного знака «ДЖИНС МТС» по свидетельству № 245354.

Рис. Товарный знак (регистрационный номер 245354)

Результаты социологического опроса, выполненного группой социологов социологического факультета МГУ им. Ломоносова, т.е. лицом, которое не является организацией, специализирующейся в области проведения социологических исследований, не могут быть приняты в качестве единственного доказательства общеизвестности товарного знака.

Представленная заявителем информация о затратах на рекламу отражает затраты заявителя на группу продуктовой рекламы знаков МТС, в которую знак по свидетельству № 155915 входит наряду с другими знаками и обозначениями.

Эфирные справки по рекламе знака на телевизионных каналах не содержат ссылки на товарный знак № 155915, в силу чего можно сделать вывод, что указанные документы отражают размещение на телевидении рекламы услуг заявителя посредством всех принадлежащих ему на эту дату знаков и обозначений.

Что касается документов, подтверждающих использование знака по свидетельству № 155915 в рекламе, опубликованной в печатных изданиях, то в них приводится обозначение, отличающееся от товарного знака по свидетельству № 155915 цветовой гаммой и композицией.

Рис. Товарный знак (регистрационный номер 180560)

На дату (31 августа 2005 г.) подачи заявления о признании общеизвестным товарного знака по свидетельству № 155915 и на дату рассмотрения заявления (27 октября 2006 г.) был выявлен сходный с ним до степени смешения товарный знак по свидетельству № 180560, зарегистрированный на имя иного лица в отношении однородных услуг 38 класса, имеющий приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

Композиционное и цветовое решение сочетания букв МТС в противопоставленном знаке полностью совпадает с композиционным и цветовым решением сочетания букв МТС в товарном знаке по свидетельству № 155915, т.е. знак по свидетельству № 155915 полностью композиционно входит в знак по свидетельству № 180560. Указанное обстоятельство определяет общее зрительное впечатление сходства от восприятия сравниваемых знаков, что обусловливает вывод об их сходстве до степени смешения.

Решение Палаты по патентным спорам от 23 января 2007 г. по заявке № 2000722207/50[53]53
  www.fips.ru/pps/23_01_07/23012007.htm


[Закрыть]

ОАО «Экспериментально-консервный завод «ЛЕБЕДЯНСКИЙ» (ОАО «Лебедянский») (далее – заявитель) обратилось с заявлением о признании товарного знака по свидетельству № 215856 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «фруктовые соки и фруктовые напитки».

Рис. Товарный знак (регистрационный номер 215856)

Приведем некоторые доводы заявителя:

– соки и напитки, маркированные товарным знаком «Я», неоднократно удостаивались медалей и дипломов на российских и международных выставках;

– по данным социологического опроса, проведенного в сентябре – октябре 2005 г., 94% потребителей знакомы с товарным знаком «Я», 78% знали комбинированный товарный «Я» на 31 декабря 2004 г.;

– заявитель постоянно рекламирует свои товары под товарным знаком «Я» в средствах массовой информации, в телерекламе, в сети Интернет, а также посредством уличных рекламных щитов;

– ценность товарного знака, которая зависит от рейтинга маркируемого им товара и наиболее объективно устанавливается по объему продаж и затрат на рекламу, по оценке специалистов компании Interbrand Zintzmeyer & Lux AG, на 2005 г. составляет 3568 млн руб. (125 000 000 долларов CША);

– согласно справке «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН» на август – сентябрь 2005 г. ОАО «Лебедянский» занимает 30,7% рынка соков в литрах и 32% рынка – в рублях и т.д.

Между тем и в этом случае общеизвестность товарного знака не была доказана. В связи с этим установить конкретные параметры широкой известности товарного знака по свидетельству № 215856 по представленным документам практически невозможно.

Обратим внимание еще на один весьма немаловажный факт: в качестве примера использования товарного знака, который заявитель просит признать общеизвестным, была представлена упаковка сока, на которой изображен иной товарный знак, а именно товарный знак по свидетельству № 273304.

Со слов заявителя следовало, что производителем для маркировки продукции используется не черно-белый товарный знак по свидетельству № 215856, а обозначения «Я» в различных колористических решениях, т.е. другие обозначения. Попросту говоря, заявитель просил признать общеизвестным товарный знак, который им не использовался.

Рассмотренные примеры, безусловно, подтверждают сложность процедуры подтверждения для признания общеизвестности товарного знака, поэтому для наглядности приведем один пример, закончившийся положительно, т.е. – признанием товарного знака общеизвестным.

Решение Палаты по патентным спорам от 22 марта 2007 г. по заявке № 85766/50[54]54
  www.fips.ru/pps/22_03_07/22032007.htm


[Закрыть]

Предлагаем рассмотреть только некоторые из доводов, которые привела компания Найк Интернешнл Лтд (США):

– официальные дистрибьюторы компании Nike и ее продукции расположены практически во всех крупных городах России;

– ежегодно значительные суммы денег расходуются на рекламу изделий, продаваемых под товарным знаком «NIKE». Это включает в себя публикацию рекламных объявлений в журналах, рекламу на телевидении, уличную рекламу, оказание спонсорской поддержки спортсменам, участвующим в крупнейших спортивных состязаниях, таких, как Уимблдонский турнир по теннису, открытый чемпионат Франции по теннису, открытый чемпионат США по теннису, открытый чемпионат Великобритании по теннису, а также оказание спонсорской поддержки командам, участвующим в Олимпийских играх. Таким образом, изделия, продаваемые под товарным знаком «NIKE», известны любителям спорта во всем мире, включая Россию;

– заявитель является официальным спонсором Российского футбольного союза, легендарного футбольного клуба «Спартак», а также Федерации легкой атлетики России и баскетбольного клуба «Спартак»;

– товарный знак «NIKE» охраняется практически во всех странах мира;

– широкая известность товарного знака «NIKE» подтверждается результатами социологического опроса общественного мнения, который был проведен среди населения России. Согласно результатам опроса товарный знак «NIKE» известен подавляющему большинству российского населения вообще (77%), а среди покупателей спортивной одежды и обуви (т.е. реальных потребителей этого вида товара) уровень известности товарного знака «NIKE» достигает 93%.

Принимая во внимание указанные выше факторы, а также отсутствие тождественных зарегистрированных или заявленных на регистрацию товарных знаков, оснований, препятствующих признанию общеизвестным указанного товарного знака, не было выявлено.

ГЛАВА 8
ВОЗВЕДЕНИЕ РЕДУТОВ

Вопросы использования механизмов охраны интеллектуальной собственности в целях слияния и поглощения мы уже рассматривали в предыдущих главах. Между тем эти вопросы требуют специального освещения. Следует заметить, что многочисленные ныне учебники по «рейдерским» захватам и их противодействию, к сожалению, в большинстве своем не включают в себя эти вопросы.

Тактика современного российского слияния и поглощения достаточно проста и состоит из двух основных этапов: выбор объекта и проведение сделки. На подготовительном периоде выделяются такие стадии, как:

• анализ отрасли (выбор отрасли, прогноз ее развития и макроэкономического окружения);

• самооценка (определение, как могут применяться в отрасли знания и опыт компании);

• оценка потенциальных объектов (соотнесение производственно-финансовых показателей с целями компании);

• определение источников синергии (оценка преимуществ интеграции всех функций компании и объекта, затраты на интеграцию);

• оценка объекта (оценка стоимости объекта как на основе дисконтированных денежных потоков с учетом возможной синергии, так и на основе аналогичных сделок и рыночных оценок[55]55
  См.: Федоров М. Битвы интеграторов // Лесная индустрия. 2004. № 2 (декабрь).


[Закрыть].

Следует отметить, что отсутствие «брешей» в правовой охране объектов промышленной собственности потенциального объекта слияния и поглощения могут существенно взвинтить все оценочные показатели, а также служить дополнительным аргументом для отказа от возможного недружественного поглощения.

Например, неправильный бухгалтерский или налоговый учет нематериальных активов может повлечь за собой оспаривание прав на соответствующий объект интеллектуальной собственности. Это особенно актуально в случаях, если речь идет об авторских правах или ноу-хау, и руководители компании сомневаются в отнесении указанного объекта к объектам интеллектуальной собственности. Но практика показывает, что конкуренты обычно не сомневаются в наличии интеллектуальной собственности и нередко доказывают, что указанные объекты принадлежат им. Для противодействия таким ситуациям следует порекомендовать подобные спорные объекты ставить на налоговый и бухгалтерский учет, оценивая самым минимальным, символическим образом.

Следовательно, на предварительную оценку объекта существенно влияет выбор правовой стратегии компании в сфере комплексной охраны промышленной собственности. Стандартными и наиболее распространенными приемами здесь могут быть – патентование в России и за рубежом изобретений или других объектов, регистрация товарного знака непосредственно от имени организации. Это существенно повышает капитализацию компании, но в то же время едва ли сможет быть защитой организации при недружественном поглощении. Дело в том, что в случае правового «захвата» организации фактическим правообладателем объектов промышленной собственности становится новый собственник. Также во многих случаях недружественное поглощение может быть ограничено «отъемом» исключительных прав на объектов интеллектуальной собственности.

Нужно обратить внимание и на методы, используемые некоторыми компаниями. Обращаясь к опыту Украины, нельзя не отметить активное участие в рейдерских захватах предприятий – третейских судов. Есть вероятность, реальная вероятность, что некоторые российские третейские суды используются для целей аналогичных. Не станем подробно описывать всевозможные используемые схемы, отметим только, что в большинстве случаев противоречащие закону решения третейских судов можно и нужно обжаловать, поскольку лица, использующие такие методы, рассчитывают прежде всего на спонтанность и собственную квазилегальность (так как их цели не совпадают с целями классического третейского производства)[56]56
  См., в частности: http://antiraid.com.ua/articles/1705221822.html


[Закрыть].

Многие взаимоотношения в сфере использования объектов промышленной собственности можно рассматривать как противоборство между правообладателями и рейдерами, которые пытаются получить контроль над правом использования.

В этой связи абсолютно обоснованным представляется напоминание о таком аспекте слияний и поглощений, как «недружественное поглощение», под которым можно понимать создание с помощью правовых и организационных методов ситуации, при которой происходит «спонтанная» реорганизация компании в форме слияния или присоединения. При этом, пока потерпевшие доказывают в арбитражных судах факты недействительности общих собраний акционеров или участников, «на захваченной территории рейдеры организуют отчуждение недвижимого имущества и иных активов незаконно реорганизованной компании»[57]57
  Ионцев М. Слияние двух лун // Слияния и поглощения. 2006. № 3.


[Закрыть].

Возможности отъема исключительных прав на объекты промышленной собственности у рейдеров могут быть весьма разнообразны. Рассмотрим гипотетическую ситуацию, связанную с «отъемом» исключительных прав на товарный знак (который зарегистрирован надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством).

Во-первых, заинтересованное лицо может обратиться в Палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ. Дело в том, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Причем в таких спорах бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Приведем несколько примеров таких обращений с оговоркой о том, что указанные примеры иллюстрируют только примеры предъявления возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, а не рейдерские захваты этих товарных знаков.

Решение Палаты по патентным спорам от 25 мая 2007 г. по заявке № 94027844/50[58]58
  www.fips.ru/pps/25_05_07/25052007.htm


[Закрыть]

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» подало в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 134804 «БАЛТИКА» (правообладатель: ОАО «Кондитерская фабрика «Ударница») в отношении 29 класса – «мармелад» и товаров 30 класса – «кондитерские изделия» в связи с его неиспользованием. Правообладателем словесного товарного знака «БАЛТИКА» в качестве доказательств использования товарного знака был представлен ряд доказательств. В итоге доказательством того, что правообладатель производил и маркировал обозначением «БАЛТИКА» конкретный товар – мармелад (который, в свою очередь, представляет собой кондитерское изделие), стали следующие документы:

– копия этикетки на мармелад «БАЛТИКА»;

– заверенная копия рецептуры от 30 мая 1977 г. на мармелад «БАЛТИКА» и т.д.

Другие документы стали подтверждением того, что указанный товар был реализован другими компаниями, т.е. введен в хозяйственный оборот. В их числе: копии счетов-фактур, копии товарно-транспортных накладных, цветное изображение коробки мармелада «Балтика», копия отчета о результатах работы комиссии по инвентаризации основных средств, объектов незавершенного строительства, находящихся в мармеладном цехе, и т.д.

Рис. Товарный знак (регистрационный номер 134804)

Таким образом, Палата по патентным спорам решила отказать в удовлетворении указанного заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 134804.

Решение Палаты по патентным спорам от 3 мая 2007 г. по заявке № 2002728141/50[59]59
  www.fips.ru/pps/03_05_07/03052007.htm


[Закрыть]

Американская компания Форбс Инк. обратилась в Палату по патентным спорам с заявлением о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 256495, в центральной части которого расположен словесный элемент «Forbes». Регистрация этого товарного знака, с приоритетом от 22 ноября 2002 г. была осуществлена на имя АООТ «Московское патентбюро» (г. Москва) в отношении товаров 9 (приборы и инструменты научные и т.д.) и 16 (бумага, товары писчебумажные, учебные материалы и наглядные пособия и т.д.), а также услуг 38 (телекоммуникации), 41 (воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий) и 42 (научные и технологические услуги и относящиеся к ним исследования и разработки, служба юридическая и т.д.) классов.

Рис. Товарный знак (регистрационный номер 256495)

Принимая во внимание тот факт, что правообладатель не ответил на направленное Палатой по патентным спорам на почтовый адрес и в адрес для переписки уведомление о рассмотрении спора, Патентная палата не имела оснований для опровержения лица, подавшего заявление о неиспользовании указанного товарного знака, и удовлетворила его заявление, досрочно прекратив охрану товарного знака по свидетельству № 256495.

Решение Палаты по патентным спорам от 20 апреля 2007 г. по заявке № 2001733011/50[60]60
  www.fips.ru/pps/20_04_07/20042007.htm


[Закрыть]

Японская компания «Джаппан Тобакко Инк» обратилась в Палату по патентным спорам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 254636. Регистрация указанного товарного знака была осуществлена на имя ЗАО «Русское товарищество чайной торговли «Чайторг» по следующим классам: 5,16,29,32, 35,42. На основании договора об уступке товарного знака его правообладателем стало ООО «КЭМЕЛ» (г. Горно-Алтайск, Республика Алтай).

Рис. Товарный знак (регистрационный номер 254636)

Поскольку, как и в предыдущем случае, надлежащим образом извещенный правообладатель не направил возражения и иным образом не ответил на уведомления, требования японской компании были удовлетворены и правовая охрана указанного товарного знака была досрочно прекращена.

Едва ли можно относить указанные выше способы непосредственно к рейдерским, так как право для подачи возражений, предоставленное неограниченному количеству лиц, предполагает постоянную готовность правообладателя подтвердить факт использования товарного знака. Но принимая во внимание обсуждавшиеся выше проблемы, недостаточно серьезного отношения к охране интеллектуальной собственности, эта правовая модель «атаки» нередко используется рейдерами. Разумеется, зачастую опосредованно.

Теперь перейдем ко второму примеру. Заинтересованное лицо обращается в Палату по патентным спорам с заявлением о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку осуществлено с нарушением требований, установленных законодательством, действующим на соответствующий период.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

При этом указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Но в случае если спорные обозначения приобрели различительную способность в результате их использования, положения данного пункта не применяются.

Другими словами, возникает ситуация, позволяющая сторонам приводить различные доводы и контраргументы. При этом каждая из сторон оставляет за собой право обжаловать в арбитражном суде любое решение Палаты по патентным спорам. Рейдеры нередко используют эти возможности. Обратимся к нескольким примерам, опять же принимая во внимание, что они комментируют только возможную ситуацию и не могут содержать оценок действий тех или иных компаний как рейдерских.

И наконец, нужно рассмотреть ситуацию, при которой обычная российская компания регистрирует всемирно известный бренд. Ответ на поставленный вопрос читатель без труда может получить, изучив практику рассмотрения споров Палатой по патентным спорам и арбитражными судами, приводимую в этой книге.

Аналогичные способы и методы используются и в сфере нейтрализации патентов на изобретения. Самый простой способ обхода патентов на изобретения – использование недействующего патента. Другой, более сложный, но не менее эффективный способ – аннулирование действующего патента (по аналогии с аннулированием товарных знаков).

Впрочем, по моему мнению, наиболее изысканными являются такие способы обхода патентов, как замена существенных признаков, изменение принципа действия изобретения.