Текст книги "Интеллектуальная собственность в бизнесе: изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд..."

Рассматривая сферу патентного права, следует отметить относительно широкое развитие достаточно эффективных методик «обхода патентов», которыми могут пользоваться не только спорящие рационализаторы-энтузиасты, но и все те же рейдеры. В качестве примера можно привести достаточно интересный алгоритм, разработанный санкт-петербургскими изобретателями и основанный на результатах анализа патента. В качестве методики обхода предлагается ликвидация одного из существенных признаков или изменение существующих признаков на неэквивалентные. Как вариант может быть предложено использование конструктивных решений патентов, срок действия которых уже истек, при сохранении выпускаемой продукции. При этом аналитическая процедура (функциональный анализ, потоковый анализ, диверсионный анализ и т.д.), применяемая для выявления недостатков в патентной защите, не играет принципиальной роли[61]61
  Подробнее см.: Герасимов О.М., Матюшенко А.В., Павлов В.В. Методика обхода патентов // http://www.metodolog.ru/00473/00473.html


[Закрыть].

В частности, наличие в патенте на изобретение подробного описания способа получения определенной фармацевтической композиции или фармацевтического препарата вовсе не исключает возможности получения нового, альтернативного способа получения. Такие проблемы зачастую влекут острые споры между конкурирующими организациями.

Например, фармацевтическая компания «Пфайзер Лтд» обратилась с иском к компании «Дж. Б. Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд» об обязании прекратить нарушение Патента № 1498388, выданного Госкомитетом СССР по делам изобретений и открытий от 01.04.1989 г. на способ получения амлодипина безината. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 апреля 1999 г. по делу № 83-110, которое было оставлено без изменения постановлением апелляционной инстанции от 7 июня 1999 г., исковое заявление было удовлетворено.

Однако в кассационной жалобе проигравшая сторона приводила аргументы в пользу того, что факт нарушения Патентного закона отсутствовал, поскольку производство безината амлодипина осуществлялось другим, отличным от охраняемого истцом способом. Таким образом, притязания патентообладателя не распространяются на лекарственные препараты с действующим веществом «безинат амлодипина», поскольку патент выдан только на способ получения лекарства, но не на лекарство, полученное этим способом. Следовательно, позиция суда, основанная на заключении экспертизы по другому делу на способ получения безината амлодипина, запатентованного истцом, как на единственный способ получения лекарственного вещества, с получением ответчиком патента на другой способ получения того же вещества, была поставлена под сомнение.

В соответствии с указанными доводами Федеральный суд арбитражного Московского округа отменил указанные решение и постановление и передал дело на новое рассмотрение в тот же суд по первой инстанции[62]62
  Подробнее см.: Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 18 октября 1999 г. № КА-А40/2455-99.


[Закрыть].

Существенную роль играет и такой немаловажный аспект, как правильное регламентирование трудовых взаимоотношений в части фиксации передачи прав на объекты промышленной собственности, которые созданы в процессе исполнения служебных обязанностей.

Например, отсутствие подтверждения служебного задания может создать предпосылку для обжалования работником того факта, что соответствующий патент, промышленный образец или полезная модель являются служебными. Проблема состоит в том, что зачастую работодатели при создании служебных объектов промышленной собственности ограничиваются трудовым договором и должностной инструкцией, однако для фиксации факта служебного задания дополнительно рекомендуется вводить в действие приказы (о служебном задании) и готовить акты о выполнении данного служебного задания.

Эти меры необходимо предпринимать вовсе не из-за недоверия к сотрудникам, с которыми не так уж часто и происходят конфликты по вопросам служебных изобретений. Однако отсутствие четкого подхода в подтверждении служебных объектов промышленной собственности на стадии оценки предприятия при возможной атаке будет практически сразу же отмечено как негативный фактор.

Также принципиальным вопросом является информационная безопасность компании и вопросы конфиденциальности результатов интеллектуальной деятельности. Отсутствие четкой политики информационной безопасности наравне с юридически закрепленными в форме соглашений о конфиденциальности процедурами соблюдения работниками коммерческой тайны поставят под сомнение перспективность и конкурентоспособность инновационного потенциала и ноу-хау предприятия.

Одно из основных преимуществ промышленной собственности заключается в том, что в отличие от прав на управление тем или иным предприятием большинство прав на объекты промышленной собственности (например, патенты) могут принадлежать непосредственно физическому лицу или совместно группе лиц (которая может также включать и юридические лица).

Таким образом, может создаться такая ситуация, при которой рейдерам, успешно «захватившим» юридический «бразды правления» организацией, будут недоступны применяемые данной организацией технологии, которые осуществляются на основании лицензионных договоров с группой учредителей или иных заинтересованных лиц, которые являются обладателями исключительных прав на соответствующие патенты, промышленные образцы или полезные модели.

В отношении товарных знаков, которые могут быть зарегистрированы только юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, наиболее приемлемым решением является создание сложной структуры из нескольких компаний, получающих от правообладателей права на использование товарных знаков. При этом не рекомендуется, чтобы обладателем исключительных прав на товарный знак была базисная управляющая компания, которая имеет основные риски недружественного поглощения. При этом, проводя анализ схемы финансово-хозяйственного взаимодействия между контрагентами, следует принимать во внимание правовые нормы, позволяющие досрочно прекратить регистрацию или ограничить права на использование соответствующего объекта интеллектуальной собственности в случае его длительного неиспользования.

Таким образом, если предприятие обладает высоким научно-технологическим потенциалом, комплекс активных мероприятий, направленных на защиту прав на объекты промышленной собственности, может служить дополнительным источником для увеличения капитализации и инвестиционной привлекательности, а также одной из гарантий от недружественного поглощения. При этом фактор промышленной собственности необходимо учитывать на стадии первичной оценки объекта и проверке информации, полученной при первичных переговорах по объекту на стадии due diligence.

Таким образом, действующее законодательство, соответствующее международным требованиям, предоставляет различные возможности для пресечения недобросовестной конкуренции, и в случае «удачной» для потенциальных «захватчиков» атаки нужно констатировать полный провал организационной политики компании, поскольку стратегические вопросы охраны интеллектуальной собственности относятся прежде всего к компетенции руководителей компании.

ЧАСТЬ 2
ТАКТИКА

В этой части речь пойдет о различных тактических аспектах, которые могут быть применены при охране интеллектуальной собственности. Арбитражная практика, приводимая в качестве иллюстративных примеров, поможет вам принять правильное решение, так как вы сможете изучить возможную динамику развития правовых конфликтов.

ГЛАВА 9
ОЦЕНИВАЯ ВОЗДУХ

В системе бухгалтерского и налогового учета деятельности предприятия объекты интеллектуальной собственности причисляются к «нематериальным активам». В этой главе речь пойдет о, пожалуй, одном из самых сложных вопросов в сфере интеллектуальной собственности – оценке нематериальных активов.

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о нематериальных активах коммерческих организаций содержатся в Положении по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», утвержденном приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. № 91н[63]63
  Финансовая газета. 2000. № 48 (с послед. измен.).


[Закрыть] (далее – ПБУ 14/2000).

ПБУ 14/2000 не формулирует, что понимается под нематериальными активами, а создает область определения, которая может быть приемлема для этой группы активов. Так, согласно п. 3 ПБУ 14/2000 нематериальные активы характеризуются:

• отсутствием материально-вещественной (физической) структуры;

• возможностью идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества;

• использованием в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;

• использованием в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

• тем, что организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;

• способностью приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;

• наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.).

При этом согласно п. 2 ПБУ 14/2000 к нематериальным активам не могут быть отнесены объекты интеллектуальной собственности, если:

• соответствующие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы не дали положительного результата;

• эти объекты не закончены и не оформлены в установленном порядке;

• объекты являются материальными (материальными носителями, в которых выражены произведения науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ и базы данных).

Пунктом 4 ПБУ 14/2000 устанавливается и перечень объектов, которые могут быть причислены к нематериальным активам (при условии соответствия указанным выше требованиям):

• исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;

• исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;

• имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем;

• исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров;

• исключительное право патентообладателя на селекционные достижения[64]64
  Также согласно п. 4 ПБУ 14/2000 в составе нематериальных активов учитываются деловая репутация организации и организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал организации). При этом в состав нематериальных активов не включаются интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы без них.


[Закрыть].

Как заметил внимательный читатель, в этом перечне отсутствуют исключительные права на произведения науки, литературы и искусства, а также ноу-хау. Безусловно, противоречит здравой логике причисление к нематериальным активам исключительных авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных и соответственно непричисление к данным активам авторских прав на объекты литературы, науки и искусства.

Однако на практике и ноу-хау и исключительные права на произведения литературы, искусства и науки также могут быть причислены к нематериальным активам. Рассмотрим правовые основания для этого.

Во-первых, указанные объекты интеллектуальной собственности содержатся в перечне нематериальных активов, установленном Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденном приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н[65]65
  Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998. № 23 (с послед. измен.).


[Закрыть].

Во-вторых, указанные объекты интеллектуальной собственности содержатся в п. 3 ст. 257 НК РФ. Следовательно, возникает коллизия, при которой ноу-хау и исключительные права на произведения литературы, науки и искусства могут быть отнесены в качестве нематериальных активов к налоговому учету, но не могут быть причислены к учету бухгалтерскому.

Другой не менее важной проблемой является подтверждение нематериальных активов, так как ни на ноу-хау, ни на объекты авторского права (в том числе исключительные права на программы для ЭВМ) охранные документы не выдаются в силу того, что они не подлежат государственной (либо иной) регистрации. К сожалению, действующее законодательство не предусматривает здесь каких-либо возможностей.

Основным документом, регулирующим вопросы определения рыночной стоимости тех или иных объектов оценки, является Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»[66]66
  СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813 (с послед. измен.).


[Закрыть] (далее – Закон об оценочной деятельности). Данный Закон устанавливает общие «правила игры» в области оценки имущества, обязательственных прав и прав собственности, информации, а также иных объектов гражданских прав. Поскольку в ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав отнесены результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), то действие Закона об оценочной деятельности прямо распространяется на сферу оценки интеллектуальной собственности.

В ст. 8 Закона об оценочной деятельности устанавливаются основания для обязательного проведения оценки. В этот перечень входят две группы оснований.

Первая группа связана с субъектным составом – в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям. Например, обязательно проведение оценки при приватизации, передаче в доверительное управление или аренду соответствующих объектов, находящихся в собственности у российских публично-правовых образований, а также при использовании соответствующих объектов в качестве предмета залога, продаже или ином отчуждении этих объектов, переуступке соответствующих долговых обязательств, передаче соответствующих объектов оценки в качестве вклада в уставные капиталы или фонды юридических лиц.

Вторая группа оснований для обязательной оценки не взаимоувязана с государственной и муниципальной собственностью. Основным критерием здесь является возникновение спора о стоимости объекта оценки. В этот перечень могут быть отнесены такие основания, как:

• национализация имущества;

• ипотечное кредитование физических и юридических лиц, при спорах о величине стоимости предмета ипотеки;

• споры о стоимости имущества, при составлении брачных контрактов или разделе имущества разводящихся супругов;

• выкуп или иное изъятие имущества собственником для государственных или муниципальных нужд;

• проведение объектов оценки в целях контроля за правильностью уплаты налогов, при возникновении спора об исчислении налогооблагаемой базы.

В соответствии с данным Законом постановлением Правительства РФ от 6 июля 2001 г. № 519 были утверждены Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности[67]67
  СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 3026.


[Закрыть]. В Стандартах дается понятие рыночной стоимости объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства (п. 3).

В Стандартах указываются и виды стоимости, отличные от рыночной стоимости. К ним относятся: стоимость объекта оценки с ограниченным рынком; стоимость замещения объекта оценки; стоимость воспроизводства объекта оценки; инвестиционная стоимость объекта оценки; стоимость объекта оценки для целей налогообложения; ликвидационная стоимость объекта оценки; утилизационная стоимость объекта оценки и т.д.

Стандарты предусматривают три различных подхода к оценке:

• затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа;

• сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними;

• доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.

При проведении оценки оценщик обязан использовать все три подхода к оценке или мотивированно отказаться от того или иного подхода. На основе полученных в рамках каждого из подходов результатов оценщик определяет итоговую величину стоимости объекта оценки.

В процессе оценки оценщик также должен определять и анализировать рынок, к которому относится объект оценки, его историю и текущую конъюнктуру и тенденции, а также аналог. С учетом полученных количественных и качественных характеристик объекта оценки и результатов анализа рынка оценщик осуществляет необходимые расчеты того или иного вида стоимости объекта оценки. При этих расчетах оценщик вправе принимать во внимание и иные обстоятельства, например обстоятельства, уменьшающие вероятность получения доходов от объекта оценки в будущем (риски).

Все подробности оценки объектов интеллектуальной собственности регламентируются в Методических рекомендациях по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности[68]68
  Патенты и лицензии. 2003. № 3.


[Закрыть], утвержденных Минимуществом России 26.11.2002 г. № СК-4/21297.

Специфика нематериальных активов модифицирует три известных подхода определения стоимости объекта оценки. Так, при использовании доходного подхода наибольшее внимание отводится доходам от использования интеллектуальной собственности. Обычно это платежи за предоставленное право использования интеллектуальной собственности (роялти, паушальные платежи и т.д.). Однако при доходном подходе существенное значение имеет и выявление всех выгод от использования объектов интеллектуальной собственности (экономия затрат на производство и реализацию продукции, увеличение физического объема продаж выпускаемой продукции, снижение выплат налогов и/или иных обязательных платежей.

Определение рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности с использованием доходного подхода может быть осуществлено двумя способами: дисконтированием или капитализацией денежных потоков. В случае, если объекты оценки приносят за равные периоды времени неравные между собой денежные потоки от использования интеллектуальной собственности, рыночная стоимость определяется путем дисконтирования. Наглядный пример такого метода – заключение договора коммерческой концессии, предусматривающего предоставление контрагенту комплекса исключительных прав с вознаграждением в форме отчислений от выручки. Дисконтирование предполагает приведение всех будущих денежных потоков к дате проведения оценки.

Оценка посредством капитализации производится в случаях оценки объектов, приносящих за равные периоды времени денежные потоки от использования объектов интеллектуальной собственности, равные по величине между собой или изменяющиеся одинаковыми темпами. Ставка капитализации в таком случае может определяться путем деления величины денежного потока, создаваемого аналогичной интеллектуальной собственностью, на ее цену.

Наиболее важными элементами при использовании сравнительного подхода при определении стоимости объектов интеллектуальной собственности, как правило, являются:

• объем оцениваемых имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности;

• условия финансирования сделок с интеллектуальной собственностью (соотношение собственных и заемных средств, условия предоставления заемных средств);

• изменение цен на интеллектуальную собственность за период с даты заключения сделки с аналогом до даты проведения оценки;

• отрасль, в которой были или будут использованы объекты интеллектуальной собственности;

• территория, на которую распространяется действие предоставляемых прав;

• физические, функциональные, технологические, экономические характеристики аналогичных с оцениваемым объектов;

• спрос на продукцию, которая может производиться или реализовываться с использованием интеллектуальной собственности;

• наличие конкурирующих предложений;

• относительный объем реализации продукции (работ, услуг), произведенной с использованием интеллектуальной собственности;

• срок полезного использования интеллектуальной собственности;

• уровень затрат на освоение интеллектуальной собственности;

• условия платежа при совершении сделок с интеллектуальной собственностью;

• обстоятельства совершения сделок с интеллектуальной собственностью.

Затратный подход к оценке интеллектуальной собственности основан на определении затрат, необходимых для восстановления или замещения объекта оценки с учетом его износа. Износ интеллектуальной собственности может определяться в целом или на основе оценки его составных частей – устранимого и неустранимого износа. Устранимый износ, как правило, равен затратам на его устранение (например, затратам на модернизацию объекта интеллектуальной собственности). Неустранимый износ равен дисконтированной или капитализированной величине будущих денежных потоков от использования интеллектуальной собственности, которые с наибольшей вероятностью будут недополучены в результате несоответствия функциональных, экономических, технических и других характеристик объекта оценки современным требованиям и условиям рынка.

В Приложении № 1 к Методическим рекомендациям содержится примерный перечень документов, с которыми приходится сталкиваться при осуществлении оценки объектов интеллектуальной собственности. В экономическом аспекте наибольший интерес представляют первичные учетные документы, отражающие факт поступления или выбытия соответствующих объектов учета в организации. К ним относят:

• акт приемки (приходования) нематериального актива;

• акт оценки стоимости нематериального актива;

• акт выбытия нематериального актива;

• акт списания нематериального актива.

Помимо Методических рекомендаций, имущественные отношения в области интеллектуальной собственности регулируются постановлением Правительства РФ от 14 января 2002 г. № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности»[69]69
  СЗ РФ. 2002. № 3. Ст. 218.


[Закрыть]. Действие данного документа распространяется на права, полученные при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, полностью или частично финансировавшихся за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета РСФСР и той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, а также из средств государственных внебюджетных фондов.

Согласно указанному постановлению инвентаризация прав на результаты научно-технической деятельности (далее – НТД) включает в себя три основных элемента:

1) осуществление комплексного (научно-технического, правового и экономического) анализа результатов НТД, включая соответствующую отчетную документацию, с целью выявления в них потенциально охраноспособных результатов (изобретения, промышленные образцы, ноу-хау и т.д.);

2) идентификация субъектов прав на выявленные результаты;

3) разработка рекомендаций о получении (оформлении) правовой охраны на выявленные результаты и использование их в гражданском обороте.

Обязательная инвентаризация осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством при приватизации государственных и муниципальных унитарных предприятий, реорганизации или ликвидации организаций соответствующей комиссией по приватизации, реорганизации или ликвидации.