Текст книги "Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности"

Решения, касающиеся перехода прав на объекты промышленной собственности от одного лица к другому, не подпадают под категорию решений, предопределяющих решение вопроса предоставления и прекращения правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Примечательно, что такие вопросы уже попадали в орбиту внимания СИП.

Так, в СИП обратилось общество с ограниченной ответственностью с требованием о признании незаконными действий Роспатента по регистрации договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак «Шпионские штучки», обязании внести в реестр товарных знаков информации об отказе в регистрации договора об отчуждении исключительных прав[153]153
  Определение СИП от 28.10.2013 по делу № СИП-270/2013. К сожалению, как и в иных указанных выше случаях, данное дело было ошибочно направлено в СИП другим арбитражным судом для рассмотрения по существу. См. также определение СИП от 17.11.2014 № СИП-777/2014.


[Закрыть]. При некоторой расплывчатости мотивировочной части общий вывод суда о неподсудности данного дела СИП следует признать верным – в данном деле речь шла именно о переходе исключительных прав от одного лица к другому. В схожем случае, когда в рамках дела помимо прочих требований были заявлены и требования о признании незаконными действий Роспатента, отказавшего в регистрации договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак, и понуждении Роспатента зарегистрировать этот договор, сам заявитель обратился с ходатайством о выделении данных требований в отдельное производство и передаче дела по выделенным требованиям по подсудности в Арбитражный суд г. Москвы[154]154
  Определение СИП от 24.09.2014 по делу № СИП-652/2014.


[Закрыть];

3) оспариваемые решения должны исходить от экспертов, отделов, должностных лиц федеральных органов исполнительной власти по интеллектуальной собственности и по селекционным достижениям, а также органов, уполномоченных на выдачу патента на секретные изобретения:

– федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности – Роспатента;

– федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям – Министерства сельского хозяйства РФ;

– органов, уполномоченных Правительством РФ рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения (например, Росатом, МВД и т. д.[155]155
  В соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ от 02.10.2004 № 514 «О федеральных органах исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», уполномоченных рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения» Министерство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство здравоохранения и социального развития РФ (постановлением от 04.09.2012 № 882 это Министерство преобразовано в два министерства, в том числе Министерство здравоохранения) Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральная служба безопасности РФ и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» являются органами, уполномоченными рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения, относящиеся к средствам вооружения и военной техники, к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которых установлена степень секретности «секретно».


[Закрыть]);

4) субъектом оспаривания по таким делам может быть любое заинтересованное лицо. Как и предыдущие категории дел, рассматриваемая категория дел подлежит рассмотрению в СИП вне зависимости от субъектного состава спорного правоотношения, что прямо вытекает из п. 4.2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ. Следовательно, соответствующие требования в СИП могут предъявлять не только юридические лица или индивидуальные предприниматели, но и иные организации и граждане, полагающие свои права нарушенными;

5) оспариваемое решение должно затрагивать права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Данное правило вытекает из смысла ч. 1 ст. 29 АПК РФ, в которой прямо указывается на то, что арбитражные суды (в том числе СИП как специализированный арбитражный суд) рассматривают дела, возникающие из административных и иных публичных отношений, только при условии наличия их связи с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности;

6) оспариваемое решение должно влиять на предоставление или прекращение правовой охраны объекта промышленной собственности, т. е. в нем должны решаться вопросы, связанные с предоставлением или прекращением интеллектуальных прав на:

– изобретения;

– полезные модели;

– промышленные образцы;

– селекционные достижения;

– товарные знаки и знаки обслуживания;

– наименования мест происхождения товаров.

2. В продолжение сказанного следует отметить, что прямо упомянутые в абз. 6 подп. 2 п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах, абз. 6 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования также должны относиться к исследуемой в данной части работы категории дел. Это объясняется следующим.

Дела о досрочном прекращении товарного знака вследствие его неиспользования – лишь одна из разновидностей дел, касающихся прекращения правовой охраны товарного знака.

Статья 1514 «Прекращение правовой охраны товарного знака» ГК РФ помимо истечения срока действия исключительного права на товарный знак (п. 1 ст. 1514) предусматривает прекращение правовой охраны:

– коллективного товарного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками (п. 2 ст. 1514 ГК РФ);

– товарного знака в связи с его неиспользованием (п. 3 ст. 1514 ГК РФ);

– товарного знака в связи с прекращением юридического лица – правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя (п. 4 ст. 1514 ГК РФ);

– товарного знака в случае отказа правообладателя от права на него (п. 5 ст. 1514 ГК РФ);

– товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида (п. 6 ст. 1514 ГК РФ).

Решение о прекращении правовой охраны (за исключением упомянутого прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием) по общему правилу отнесено к юрисдикции уполномоченного органа – Роспатента, обладающего компетенцией по предоставлению и прекращению правовой охраны объектам интеллектуальной собственности.

Определение судьбы неиспользуемого товарного знака ранее также относилось к компетенции Роспатента. Однако Законом № 422-ФЗ был изменен порядок разрешения данного вопроса: до введения в силу этого Закона п. 1 ст. 1486 ГК РФ предусматривал, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны вследствие неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в ППС, тогда как с момента вступления Закона в силу (с 08.12.2011) заявление стало возможным подавать только в арбитражный суд. Подобная новация объяснялась весьма прозаичными причинами: при рассмотрении данной категории дел в ППС правообладатели не стремились представить подлинные доказательства использования товарных знаков, тогда как при проверке вынесенного ППС решения на обозрение суда достаточно часто представлялись новые доказательства (или устанавливалась подложность ранее представленных доказательств), что приводило к слишком частым отменам решений ППС.

«Простое» решение проблемы, т. е. перенесение решения вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака из плоскости административных дел в плоскость дел судебных, привело к тому, что СИП обязан теперь рассматривать вопросы, относящиеся к функциям исполнительной власти. То есть вместо того, чтобы осуществлять судебный контроль правильности решения уполномоченного органа о досрочном прекращении товарного знака, СИП сам принимает такое решение. Насколько подобное положение дел соответствует конституционному принципу разделения властей – вопрос отнюдь не праздный.

В рамках настоящего параграфа значимостью обладает то, что прямое закрепление в ГК РФ правила об обращении с данным требованием в арбитражный суд («минуя» Роспатент) дало повод для заключения о трансформации этого требования в гражданско-правовое. То есть с 08.12.2011 требование о прекращении правовой охраны, которое может быть адресовано исключительно уполномоченному органу, компетентному решать вопросы предоставления и прекращения правовой охраны объектов промышленной собственности, теперь рассматривается как допустимое в рамках частноправового спора между равными субъектами и подлежащее рассмотрению по правилам искового производства, что нашло закрепление в п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ № 60[156]156
  В 2013 г. был инициирован проект, которым предлагалось исключить дела о досрочном прекращении прав на товарный знак из числа подсудных СИП, передав их на рассмотрение арбитражных судов (см. проект Федерального закона № 251154-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» «КонсультантПлюс»). В обоснование этого предложения в пояснительной записке указывалось следующее: «Такие дела в силу положений пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации подведомственны арбитражным судам и, как любые дела искового производства, не предполагающие предварительного их досудебного рассмотрения административным органом, должны рассматриваться арбитражными судами субъектов Российской Федерации. Территориальная подсудность таких дел определяется в порядке, установленном арбитражным процессуальным законодательством. Это позволит обеспечить рассмотрение дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования территориально наиболее близкими к стороне арбитражными судами (по месту нахождения ответчика), а также предоставит необходимые процессуальные гарантии, в том числе возможность пересмотра судебных актов по данной категории споров судом апелляционной инстанции».


[Закрыть].

В результате в п. 9 Справки № СП-23/20 указывается: «Надлежащим ответчиком по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования является правообладатель оспариваемого товарного знака, являющийся таковым на момент подачи иска.

При рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, подлежит привлечению Роспатент как орган исполнительной власти, осуществляющий государственную функцию по регистрации товарных знаков и ведение Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации».

Позиция СИП воспроизводит точку зрения Роспатента, успешно отказавшегося от рассмотрения данной категории дел в пользу суда: «Роспатент в установленном порядке привлекается к участию в указанных делах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Вместе с тем имели место случаи, когда сторонами таких дел предпринимались попытки (безрезультатные) привлечь Роспатент к участию в таких делах в качестве ответчика»[157]157
  Аналитическая справка по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (СПС «КонсультантПлюс»).


[Закрыть].

Обоснованность подхода, сформировавшегося в Роспатенте и поддержанного СИП, вызывает серьезные сомнения. Как может частное лицо прекратить правовую охрану товарного знака? Несмотря на изъятие подобных дел из компетенции подведомственного Роспатенту учреждения (ППС), само требование прекратить правовую охрану объекта промышленной собственности не стало от этого частноправовым и может быть адресовано только органу, уполномоченному на осуществление таких действий, – Роспатенту, который и будет исполнять принятое по делу решение. Это требование, возникающее из публичных отношений в сфере предоставления и прекращения правовой охраны промышленной собственности, должно рассматриваться по правилам, предусмотренным для дел, возникающих из публичных отношений. Изменение Законом № 422-ФЗ юрисдикции данной категории дел и позиция, наделяющая частных лиц «правомочием» решать вопрос прекращения правовой охраны товарного знака, по общему правилу отнесенный к компетенции Роспатента, привели в итоге к извращению существа этих дел, чем на практике пользуются недобросовестные лица.

Даже если согласиться с законодательным решением об отнесении этой категории дел к компетенции СИП (вместо Роспатента), нельзя не видеть, что требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (вследствие его неиспользования), как и раньше должно адресоваться заявителем Роспатенту, как органу, уполномоченному на совершение указанных действий. При этом обладатель прав на товарный знак должен участвовать в деле в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, поскольку его интерес нацелен на прямо противоположный требованиям заявителя результат – сохранение правовой охраны товарного знака.

§ 2.5. Дела о признании недействительными патентов и свидетельств

Решение о недействительности патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), наименование места происхождения товара является следствием нарушений. Нарушения, которые могут повлечь признание недействительными патентов и свидетельств, прямо поименованы в ГК РФ.

Так, согласно п. 1 ст. 1398 ГК РФ патент может быть признан недействительным (полностью или частично) в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ, или требованиям, предусмотренным п. 1 ст. 1349 ГК РФ, а также несоответствия промышленного образца требованиям, предусмотренным ст. 1231.1 ГК РФ;

2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;

3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (п. 2 ст. 1378 ГК РФ), либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (п. 3 ст. 1378 ГК РФ);

4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных ст. 1383 ГК РФ;

5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

При этом в соответствии с п. 2 ст. 1398 ГК РФ действительность патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, упомянутая в подп. 1–4 п. 1 ст. 1398 ГК РФ, предполагает оспаривание ее в Роспатенте, а подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ требует использования судебного порядка оспаривания. Указанное привело к тому, что в перечне дел, подсудных СИП, в абз. 4 подп. 2 п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах, абз. 4 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ в качестве самостоятельного указывается дело об установлении патентообладателя.

Между тем такой подход в корне неверен, поскольку признание судом только того обстоятельства, что в качестве патентообладателя в патенте указано лицо, не являющееся таковым (без иных правовых последствий), приводит к «состоянию правовой неопределенности». В этой ситуации суду нельзя самоустраняться, сохраняя ситуацию «дамоклова меча», а надлежит определить дальнейшую судьбу выданного патента.

Таким образом, установление лица, которое должно было быть указано в качестве патентообладателя, не может являться самостоятельной целью судебного производства – это промежуточная задача, на основании которой достигается конечная цель – разрешается вопрос о действительности выданного патента. Анализ судебной практики подтверждает правильность изложенной позиции: так, первоначально предъявив только требование об установлении патентообладателя, заявитель впоследствии уточнил его в порядке ст. 49 АПК РФ, потребовав признания патента недействительным в части указания патентообладателя и заявителя – патентообладателем по спорному изобретению[158]158
  Решение СИП от 28.01.2014 по делу № СИП-20/2013.


[Закрыть].

Согласно п. 7 ст. 1398 ГК РФ признание патента недействительным влечет отмену решения Роспатента о выдаче патента и аннулирование записи в соответствующем реестре.

В соответствии с п. 1 ст. 1441 ГК РФ патент на селекционное достижение может быть признан недействительным, если будет установлено, что:

1) патент выдан на основании неподтвердившихся данных об однородности и стабильности селекционного достижения, представленных заявителем;

2) на дату выдачи патента селекционное достижение не соответствовало критерию новизны или отличимости;

3) лицо, указанное в патенте в качестве патентообладателя, не имело законных оснований для получения патента.

При этом в силу п. 4 ст. 1441 ГК РФ признание патента на селекционное достижение недействительным означает отмену решения Минсельхоза России о выдаче патента и аннулирование соответствующей записи в государственном реестре.

Предоставление правовой охраны товарному знаку, которое осуществляется посредством выдачи свидетельства (п. 1 ст. 1504 ГК РФ), может быть признано недействительным (полностью или частично) в случаях, поименованных в п. 2–4 ст. 1512 ГК РФ. При этом в п. 1 ст. 1512 ГК РФ специально указывается: оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак.

Аналогичное правовое регулирование установлено и для наименований места происхождения товара. Предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара может быть признано недействительным по основаниям, указанным в п. 2 ст. 1535 ГК РФ. При этом признание предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара недействительным влечет отмену решения о его государственной регистрации и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

Регистрация в соответствующем реестре является актом признания и предоставления государством правовой охраны объекта промышленной собственности, подтверждением чего становится выдача соответственно патента или свидетельства. Таким образом, судебное решение о признании недействительности патента (на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение) или свидетельства (на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара) влечет за собой аннулирование записи в соответствующем реестре, т. е. прекращение правовой охраны соответствующих объектов промышленной собственности. Вследствие сказанного данная категория дел правомерно отнесена к компетенции СИП. В законе эта категория дел обозначена (не совсем точно) как дела «о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование…» (абз. 5 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ, см. также: абз. 5 подп. 2 п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах).

Следует подчеркнуть, что данные дела представляют собой самостоятельную категорию дел, отличных от тех, в рамках которых оспариваются решения Роспатента и иных уполномоченных органов. Предполагается, что дела по оспариванию решений могут иметь место в ситуации, когда вопрос выдачи патента или свидетельства еще решается; о недействительности патента или свидетельства речь может идти только после их выдачи. Таким образом, нельзя исключить ситуации, когда судебный процесс о недействительности выданного патента или свидетельства может начаться сразу по окончании судебного разбирательства по делу, в рамках которого оспаривалось решение эксперта и выдача патента на основании этого экспертного решения[159]159
  В связи со сказанным неудивительно, что требование о признании недействительным патента опирается на те же доводы, что и при оспаривании решений уполномоченного органа. Так, в одном из дел о признании патента недействительным заявитель «пояснил, что фактически оспаривает законность решения Роспатента от 21.11.2013, которым заявителю было отказано в удовлетворении возражения против выдачи патента» (решение СИП от 10.12.2015 по делу № СИП-480/2015).


[Закрыть]. Нередко вопрос о недействительности патента подлежит рассмотрению и в ситуации, когда патентообладатель заявляет о нарушении его исключительных прав, а ответчик приводит доводы о недействительности патента[160]160
  А.В. Залесов подчеркивает, что в подобных случаях необходимо единое понимание сути изобретения (см.: Залесов А.В. Соотношение споров о нарушении патента и патентоспособности изобретения в России и за рубежом // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. № 1. С. 26–34 (http://ipcmagazine.ru/patent-law/the-ratio-of-disputes-concerning-patent-infringement-and-the-patentability-of-the-invention-in-russia-and-abroad)). Это требует изучения не только правовых, но и технических аспектов при рассмотрении дел о защите промышленной собственности.


[Закрыть].

С учетом изложенного следует указать, что к подсудности СИП должны быть отнесены дела, которые соответствуют следующим требованиям:

1) предметом оспаривания выступают подтверждающие предоставление правовой охраны патенты (на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение) и свидетельства (на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара).

В связи со сказанным серьезной критики заслуживает отнесение этих дел к числу гражданско-правовых и рассмотрение как частноправовых споров между равными субъектами. Оспаривание (аннулирование) патентов и свидетельств – это дела, возникающие из публичных отношений, в рамках которых рассматривается вопрос нарушений или ошибок, допущенных уполномоченным органом – Роспатентом, Минсельхозом России или иным – при вынесении решения о регистрации соответствующего результата интеллектуальной деятельности или маркетингового обозначения в качестве объекта интеллектуальных прав. Следовательно, адресовано это требование (как и подробно рассмотренное выше требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования) должно быть именно уполномоченному органу, к юрисдикции которого отнесено решение вопросов предоставления и прекращения правовой охраны объектов промышленной собственности. Между тем Роспатент по такого рода делам выработал принципиально иную позицию, в частности, подчеркивая, что он «является надлежащим ответчиком по предъявленному исковому заявлению, поскольку в силу законодательства Российской Федерации у него отсутствует право на осуществление проверки правомерности указания в заявлении о выдаче патента на изобретение лиц, на имя которых испрашивается патент»[161]161
  Решение СИП от 25.12.2015 по делу № СИП-536/2015.


[Закрыть];

2) оспариваемая правовая охрана должна быть предоставлена, т. е. оспариваются патенты и свидетельства, реально выданные федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности или по селекционным достижениям;

3) субъектом оспаривания по таким делам может быть любое заинтересованное лицо. Как и предыдущие категории дел, рассматриваемая категория дел подлежит рассмотрению в СИП вне зависимости от субъектного состава спорного правоотношения, что прямо вытекает из п. 4.2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ. Следовательно, соответствующие требования в СИП могут предъявлять не только юридические лица или индивидуальные предприниматели, но и иные организации и граждане, полагающие свои права нарушенными;

4) оспариваемое решение должно затрагивать права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Данное правило вытекает из смысла ч. 1 ст. 29 АПК РФ, в котором прямо указывается на то, что арбитражные суды (в том числе СИП как специализированный арбитражный суд) рассматривают дела, возникающие из административных и иных публичных отношений, только при условии наличия их связи с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности.