Текст книги "Защита брендов: стратегии, системы, методы"

В этой связи предпочтительным представляется подход западных правопорядков к раскрытию сущности коммерческого обозначения. Так, в англо-американской правовой системе под tradename понимаются незарегистрированные обозначения, используемые предпринимателями для индивидуализации их бизнеса. Иногда в литературе можно встретить определения, в рамках которых соответствующие обозначения атрибутируются предприятию (enterprise)[18]18
  Concise International and European IP Law: TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology.


[Закрыть]. Между тем важно отметить, что и предприятие в зарубежной доктрине понимается принципиально иным образом, чем в России: как бизнес, организованная предпринимательская деятельность субъекта.

В ст. 190 решения Андского сообщества № 486 2000 г. (de la Decision Andina 486 de 2000)[19]19
  De la Decision Andina 486 de 2000.


[Закрыть], разработанной в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции, устанавливается, что el noble commercial (испанский аналог терминам trade name, nom commercial, который получил закрепление в ст. 8 испаноязычной версии Парижской конвенции), представляет собой любое коммерческое обозначение, которое идентифицирует экономическую деятельность, бизнес или торговое предприятие.

Как при этом отмечается в доктрине соответствующих стран, «торговое наименование (el noble commercial) не зависит от имени юридического лица. Торговых наименований может быть несколько, в то время как фирменное наименование является уникальным». Называются при этом такие функции института, как идентификация бизнеса предпринимателя, привлечение клиентов, рекламы[20]20
  Garcia E. R. El nonmbrecomercial // Revista La propiedadinmaterial. № 17. 2013. URL: http://ssrn.com/abstract=2367004.


[Закрыть].

Под французским термином Le nom commercial также понимаются обозначения, индивидуализирующие коммерческие предприятия, бизнес в целях отграничения предприятия одного субъекта от предприятия другого. Возникновение субъективного права на такое обозначение связывается с его фактическим использованием[21]21
  См. определение URL: http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Marques/ Nom_commercial_denomination_sociale/#.U-hIb_l_su4.


[Закрыть].

В этой связи de lege ferenda в российском законодательстве оправданным представляется отказаться от привязки коммерческого обозначения к предприятию. К рассматриваемому институту следует относить любые обозначения, эффективно используемые предпринимателями для идентификации себя, своего бизнеса на рынке.

Как отмечается в российской учебной литературе, для коммерческого обозначения не требуется государственная регистрация, определить точный момент возникновения исключительного права на него и возможность правовой охраны затруднительно. Возникновение исключительного права связано с появлением у предприятия различительной способности и известности коммерческого обозначения на определенной территории[22]22
  Право интеллектуальной собственности: уч. для академического бакалавриата / под. ред. Л. А. Новоселовой. М., 2016. Автор главы – Е. Э. Паксимади.


[Закрыть]. Различительная способность коммерческих обозначений, которая превращает простое обозначение в средство индивидуализации, в отсутствие каких-либо специальных процедур возникает исключительно с того момента, когда потребители начинают связывать с данным обозначением конкретный бизнес и, как итог, репутационные характеристики.

Подобный порядок возникновения исключительных прав на коммерческое обозначение характерен с теми или иными нюансами для всех развитых правовых систем. Так, американские trade name «не могут быть зарегистрированы в соответствии с законом Ланхема, но они защищаются в соответствии с общим правом. Некоторые штаты предоставляют возможность их регистрации, но общим правилом является то, что защита предоставляется тому, кто первый начал использовать соответствующее обозначение в своем бизнесе»[23]23
  Roger E. Meiners, Al H. Ringleb, Frances Edwards. The Legal Environment of Business. USA. 2014. P. 229.


[Закрыть]. Как было отмечено судом при рассмотрении дела Drain Doctor Inc. v. Zeligon[24]24
  Drain Doctor Inc. v. Zeligzon, № CV054012473, 2005 Conn. Super. LEXIS 3252 (Conn. Super. Ct. Nov. 3, 2005).


[Закрыть], «в соответствии с прецедентным правом, исключительные права на торговые наименования (trade names) возникают вследствие их использования». Примерами подобного использования может быть, к примеру, указание обозначения в телефонном справочнике, меню, рекламных материалах, ответах на звонки клиентов и проч., размещение на вывеске.

В ст. 191 решения Андского сообщества № 486 2000 г. (de la Decisi. n Andina 486 de 2000)[25]25
  De la Decisi. n Andina 486 de 2000.


[Закрыть] констатируется, что исключительное право на торговое наименование возникает вследствие его непрерывного, эффективного использования. Регистрация таких наименований, притом что она может быть предусмотрена законодательствами государств Андского сообщества, в любом случае не имеет правоустанавливающего значения.

Таким образом, приобретение символом характеристик бренда (в экономическом смысле) и возникновение на него прав как на коммерческое обозначение (в правовом смысле) происходит примерно в одно время. Коммерческое обозначение, учитывая его конституирующее свойство известности на определенной территории, продолжительное использование, символизирует совокупность приобретенных бренд-активов – репутации, имиджа. Возможным является определить в отношении коммерческого обозначения бренд-охват: долю рынка, потребителей, которые делают выбор в пользу предприятия (бизнеса), выступающего под соответствующей вывеской. Несколько сложнее в данном случае с определением третьего параметра – ценности бренда. В отличие от товарного знака, коммерческое обозначение в России является ограниченно оборотоспособным: исключительные права на него нельзя передать по договору об отчуждении исключительного права, лицензионному договору. Между тем оно может представлять собой ценный актив при продаже предприятия, передаче комплекса прав по договору коммерческой концессии.

Фирменное наименование к правовым формам воплощения бренда можно отнести лишь с определенными оговорками. Во-первых, далеко не любое фирменное наименование является брендом. О наименовании компании, которая владеет, скажем, известным в городе рестораном или торговым центром, потребители могут вовсе не иметь какого-либо представления. Оно может быть известно только ограниченному кругу лиц: учредителям, поставщикам, управомоченным органам государственной власти и т. п. На вывеске же соответствующего заведения, которая и является приманкой для потребителей, размещается совершенно иное обозначение. Оно и является брендом.

Представим ситуацию: гостиницы под вывеской «АЛЬФА» открыло ООО «Бета». На что в таком случае будут ориентироваться потребители? На название «АЛЬФА». О том, что за ним стоит ООО «Бета», они могут не иметь представления. Для них по сути важно лишь то, что сеть отелей «АЛЬФА» характеризуется качественным обслуживанием, вкусной едой, красивыми интерьерами. Если в ходе, скажем, реорганизации сетью отелей «АЛЬФА» начнет владеть ООО «Зета», в восприятии потребителей вряд ли что-то изменится. В то же время если на прежнем здании вместо вывески «АЛЬФА» появится название «АЛЬЯНС», они задумаются о том, а будет ли им обеспечено прежнее качество обслуживания и т. п.

Между тем возможна и иная ситуация: когда компания ведет бизнес под своим фирменным наименованием, которое приобретает широкую известность у потребителей. Фирменное наименование, являющееся полноценным брендом, как правило, совпадает либо с коммерческим обозначением, либо с товарным знаком. Иными словами, одно и то же обозначение выступает и в качестве фирменного наименования (когда речь идет об индивидуализации юридического лица, в том числе для целей налогообложения, идентификации в договорах с контрагентами), и в качестве коммерческого обозначения (когда речь идет об индивидуализации бизнеса или товарного знака – при индивидуализации товара и наличии регистрации). Брендом при этом соответствующее обозначение является во второй своей ипостаси. Чтобы избежать подобного наслоения, в некоторых западных правопорядках осуществляется четкое разграничение: коммерческое обозначение – объект исключительных прав, индивидуализирующий бизнес; фирменное наименование – институт корпоративного права – не является объектом интеллектуальных прав.

Бренды могут получить правовую охрану, так же как объекты авторского (например, дизайн сайта, помещения) и патентного права (чаще всего как промышленные образцы). Так, например, компания Apple получила патенты на дизайн всех своих основных продуктов (iPod, iPhone и др.).

Возможна и ситуация, когда в качестве бренда или его элемента выступает некое обозначение, символ, не приобретшие правовой охраны в качестве какого-либо объекта интеллектуальных прав. Как было отмечено М. Спенсом применительно к английскому праву, «понятие бренда существенно расширилось, оно стало вбирать в себя не только товарные знаки, идентифицирующие товары и услуги, но и множество других средств маркетинговой коммуникации. В целях защиты прав на все подобные обозначения и символы развитие получил институт passingoff»[26]26
  Spence M. Intellectual property. Oxford, 2007. P. 224.


[Закрыть]. Речь в данном случае может идти, например, о широко известных идентификаторах товаров, которые, однако, не были зарегистрированы в качестве товарного знака на территории государства, фирменного стиля компании и т. п. Подобные обозначения не могут охраняться посредством механизмов, предусмотренных законодательством об интеллектуальной собственности (в РФ – ч. 4 ГК РФ), в связи с чем для них разрабатываются либо специальные составы правонарушений (английский passing off), либо возникшие в отношении них интересы защищаются на основе ст. 10 ГК РФ – злоупотребления правом и (или) конкурентного законодательства.

1.3. Понятие «гудвилл» как элемент бренд-активов

Как было отмечено выше, бренд не просто индивидуализирует товары (услуги) субъекта или в целом его бизнес, но и является символом гудвилл. Раскроем данное понятие.

В отечественной доктрине «гудвилл» нередко отождествляется с понятием «деловая репутация». Подобный подход между тем нельзя признать корректным – категория «гудвилл» является значительно более широкой по содержанию, включая в себя репутацию в качестве лишь одной из составляющих (наряду с другими элементами).

История разработки института гудвилл в иностранной правовой доктрине насчитывает не одно десятилетие. Считается, что впервые термин «гудвилл» был использован в 1571 г. лектором в Лондонской школе экономических и политических наук, но вплоть до конца XIX в. специальных исследований по теме гудвилл не проводилось[27]27
  Ершова Е. А. Гудвилл бизнеса. М.: Статут, 2013 (СПС «КонсультантПлюс»).


[Закрыть]. В последнее столетие ситуация между тем изменилась. Вопросы, связанные с гудвилл, актуализировались в правовой науке, прежде всего в странах англосаксонского права.

Как было отмечено Е. А. Ершовой, в странах континентального права нематериальные активы, подобные гудвилл, «также хорошо известны, однако по сравнению с гудвилл их смысловое наполнение является более узким и включает в себя прежде всего возможности юридического лица с точки зрения поиска новых контрагентов, т. е. главным образом наличие клиентелы… создаются в ходе деятельности юридического лица, представляя собой прежде всего наличие потенциала или шансов, которые могут возникнуть у юридического лица в плане заключения новых контрактов»[28]28
  Там же.


[Закрыть].

Данное утверждение, основанное на литературе конца прошлого века[29]29
  Обосновывая свое мнение, Е. А. Ершова ссылается на работу М. И. Кулагина (Кулагин М. И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо // Избранные труды. М.: Статут, 1997).


[Закрыть], не учитывает современных правовых разработок доктрины гудвилл европейскими авторами. Например, изучая сущность рассматриваемой категории, голландский исследователь В. Сакулин заключил: «Гудвилл – нематериальный актив, который включает в себя доброе имя и (или) репутацию, равным образом как качество обслуживания клиентов или техническую эффективность»[30]30
  Sakulin W. Trademark Protection and Freedom of Expression: An Inquiry Into the Conflict Between Trademark Rights and Freedom of Expression Under European Law. Rotterdam, 2011. P. 47.


[Закрыть]. Другой голландский правовед Т. Кохен (T. Cohen) подчеркнул, что гудвилл, охватывая связанную с товарным знаком репутацию, может распространяться также на характеристики (в том числе технические) самого продукта, производителя[31]31
  Cohen T. European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law. Netherland, 2010. P. 14.


[Закрыть].

В немецкой судебной практике понятие «гудвилл»[32]32
  В немецкоязычной литературе, текстах судебных решений используются два термина: goodwill и Firmenwert. Как правило, они рассматриваются в качестве синонимов. Вместе с тем встречается и подход, согласно которому последнее понятие охватывается объемом первого.


[Закрыть] употребляется, как правило, для обозначения представлений покупателей о качестве предлагаемых предпринимателями товаров (услуг) и иных положительных характеристиках бизнеса[33]33
  VGKöln Urteilvom 12. April 2011. Az. 7 K 4284/09.


[Закрыть]. При рассмотрении, в частности, споров об использовании одним субъектом обозначений, сходных с товарными знаками (коммерческими обозначениями) других, правоприменителями констатировалось: «Указание на истца (посредством использования сходных обозначений в качестве средств индивидуализации бизнеса. – Прим. А. В.) было сделано для того, чтобы использовать принадлежащий ему гудвилл и обмануть, таким образом, потребителей относительно качества товаров»[34]34
  BPatG Beschluss vom 1. Oktober 2004. Az. 25 W (pat) 85/02.


[Закрыть]. В отдельных решениях немецкими правоприменителями указывалось на включение в гудвилл таких элементов, как: права на товарный знак, особенности компании, осуществляемого ею бизнеса, деловых связей и репутации[35]35
  OLG Frankfurt am Main Urteil vom 29. November 2001. Az. 6 U 130/00.


[Закрыть].

В англо-американской доктрине сегодня выделяются два основных подхода к пониманию сущности гудвилл.

1) Бихевиористско-психологический подход: институт гудвилл рассматривается с позиций его влияния на потребительский выбор. Он определяется в качестве свойств бизнеса, которые формируют благожелательное отношение к нему потребителей[36]36
  Premier-Pabst Corp. v. Elm City Brewing Co., 9 F. Supp. 754, 757 (D. Conn. 1935).


[Закрыть]; общественное признание и благоприятную репутацию, которыми наслаждается компания[37]37
  Foreman C. J. Economies and Profits of Good-Will // American Economic Review. 1923. № 13.


[Закрыть]. Именно на таком понимании рассматриваемой категории основано одно из первых определений гудвилл – определение лорда Элдона в деле Cruttwell v. Lye (1810): «Гудвилл – это не что иное, как вероятность того, что старые клиенты будут обращаться к старому месту»[38]38
  Preinreich G. A. D. The Law of Goodwill // The Accounting Review 1936. Vol. 11. № 4. P. 317; Simon S. I. Court decisions concerning goodwill // The Accounting Review. 1956. Vol. 31. № 2. P. 272.


[Закрыть].

В соответствии с таким подходом, гудвилл предлагается понимать как «приманку места» (the lure of the place), «приманку возвратиться», «импульс покупательской активности», «правовое и экономическое признание привычек покупателей»[39]39
  Comm’rs of Inland Revenue v. Muller & Co.’s Margarine Ltd., [1901] A. C. 217, 223; A. Bourjois& Co. v. Katzel, 260 U. S. 689 (1923); MCarthy J.T. MCCarthy on trademarks and unfair competition § 2:15 (4th ed. 2004).


[Закрыть]. С ним связывается тенденция «возвращения» потребителей к продуктам, которые ими уже были приобретены (приобретались в прошлом), или к компании, с которой они сотрудничали[40]40
  Cruttwell v. Lye, 34 Eng. Rep. 129, 134 (1810); Dodge Stationery Co. v. Dodge, 78 P. 879, 882 (Cal. 1904); Moreau v. Edwards, 2 Tenn. Ch. Rep. 347, 349 (1875).


[Закрыть] и т. д. По метафорическому замечанию М. Спенса, гудвилл представляет собой «силу притяжения»[41]41
  Spence M. Intellectual property. Oxford, 2007. P. 225.


[Закрыть], которой обладает конкретный бизнес.

В рассматриваемом контексте была предложена зоологическая классификация гудвилл:

• «Кошачий гудвилл» (привязанность к дому) признается в случае, когда потребители остаются клиентами той же компании и после ухода из этой компании обладателя личного гудвилл (в качестве примеров обычно рассматриваются рестораны, гостиницы, магазины);

• «Собачий гудвилл» (привязанность к хозяину) – это гудвилл, создание которого влечет уход потребителей из компании вслед за обладателем личного гудвилл во вновь созданную им компанию (обладателем личного гудвилл может выступать известный изобретатель, повар, модельер и т. п.);

• «Крысиный гудвилл» (отсутствие привязанности к человеку или месту) – это гудвилл, сформировавшийся случайно, без учета каких-либо критериев (в литературе отмечается, что он не имеет ценности);

• «Кроличий гудвилл» – это гудвилл, обусловленный близостью (удобством) расположения бизнеса компании (его ценность также невелика, поскольку признается, что здесь только вероятность того, что старые клиенты будут привязаны к старому месту)[42]42
  Подробнее см.: Рожкова М. А., Ворожевич А. С. Правовая сущность гудвилл // Закон. 2015. № 1. С. 127.


[Закрыть].

2) Содержательный подход к гудвилл: подразумевает оценку гудвилл с позиции его содержания. В рамках данного подхода в рамках второго подхода оценку получают различные составляющие гудвилл, совокупность которых позволяет компании получать различные преимущества и выгоды, а в идеале – дополнительную прибыль, которая превышает средний уровень (сверхприбыль). Например, в решении по делу CIT v. B. C. Srinivasa Setty гудвилл был определен как «все относимые к бизнесу показатели: личность собственников, природа и характер бизнеса, репутация, месторасположение, влияние на современный рынок и социально-экономический климат»[43]43
  CIT v. B. C. Srinivasa Setty (SC) Supreme Court Decision dt.19-02-1981. 128 ITR 294 (SC). 21 CTR 138 (SC).


[Закрыть].

Учеными называются различные элементы гудвилл[44]44
  Обзор различных подходов см.: Bone R. G. Hunting goodwill: a history of the concept of goodwill in trademark law // Boston university law review. 2006. Vol. 86:547. P. 583–585; Calboli I. Trademark Assignment “With Goodwill”: A Concept Whose Time Has Gone (2005). Faculty Publications. Paper 542. URL: http://scholarship.law.marquette.edu/facpub/542.


[Закрыть]. В рамках данного учебного пособия обозначим наиболее часто упоминаемые:

• высокий профессионализм менеджеров;

• отличные отношения в трудовом коллективе;

• клиентела (прочные связи с клиентами и контрагентами);

• хорошие связи с административными органами (административный ресурс);

• удачность места расположения бизнеса;

• наличие новых технологий;

• сильный бренд;

• деловая репутация и проч.

Сам по себе гудвилл является нематериальным активом (подобно входящей в его состав репутации), вследствие чего на него не распространяется режим права собственности. При этом в зарубежной доктрине признается имущественный характер прав на гудвилл. Как было отмечено Э. Рочерса в далеком 1909 г., «в современных правовых условиях за каждым коммерсантом признаются имущественные права на связанный с его бизнесом гудвилл…»[45]45
  Rogers E. S. Comments on the Modern Law of Unfair Trade // Illinois Law Review. 1909. № 3. P. 551, 556.


[Закрыть] При этом, как подчеркивается английскими авторами, для защиты данного имущественного права предусмотрен специальный иск – passing off[46]46
  Baibridge D. Intellectual property. Harlow, 2009. P. 771.


[Закрыть].

Европейский суд по правам человека также традиционно определяет гудвилл как разновидность имущества по смыслу ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции по правам человека[47]47
  Buzescuv.Romania, judgment of 24 May 2005, § 80. См. также: Van Marle and Othersv. the Netherlands, judgment of 26 June 1986, Series A no. 101, p. 13, § 41.


[Закрыть].

Ценность данного актива говорит сама за себя: в литературе указывается, что соотношение материальных и нематериальных активов может доходить до 90:10. Так, Е. А. Ершова приводит следующие примеры: «90 % суммы сделки (12,9 млрд долл.) компания Philip Morris заплатила за гудвилл компании Kraft Inc. в сделке по ее приобретению. В сделке по слиянию Time Warner Inc. 80 % из 14 млрд долл. США пришлось на долю гудвилл»[48]48
  Ершова Е. А. Гудвилл бизнеса.


[Закрыть].

Вместе с тем более частым стало соотношение стоимости материальных и нематериальных активов как 50:50. Например, в 2008 г. немецким деловым периодическим изданием Handelsblatt было проведено исследование активов 127 немецких компаний, действующих на рынке капитала, результатом чего стал вывод о том, что у 26,8 % компаний доля гудвилл в составе активов превышает 50 %[49]49
  Handelsblatt Firmencheck “Altlasten bedrohen deutsche Firmen” // Handelsblatt № 195. 8 October. 2008. S. 1.


[Закрыть]. Подтверждением данной статистики могут стать, например, приобретение компанией Astra Zeneca PLC бизнеса Medimmune Inc. за 15,7 млрд долларов, причем в балансовом отчете Astra Zeneca PLC стоимость гудвилл была определена в 8,8 биллиона долларов. Другой иллюстрацией может быть приобретение компанией Johnson & Johnson’s US бизнеса Pfizer Consumer Health care business за 16,6 млрд долларов, причем в ежегодном отчете, раскрывающем принадлежащие компании активы, приобретатель указал гудвилл, оцениваемый в 6,5 млрд долларов[50]50
  In tangible Assets and Goodwill in the context of Business Combinations An industry study. URL: https://www.kpmg.com/PT/pt/IssuesAndInsights/Documents/Intangible-assets-and-goodwill.pdf.


[Закрыть].

Глава 2
Выбор бренда. Установление правовой охраны на него

Притом что бренд может воплощаться в различных объектах интеллектуальной собственности, наиболее целесообразным является установление в отношении него правового режима товарного знака. Роспатент не позволит иным субъектам регистрировать схожие обозначения в качестве товарных знаков – как минимум в отношении однородных товаров. В случае незаконного использования зарегистрированного товарного знака правообладатель вправе рассчитывать на выплату существенной компенсации. При этом ему не придется доказывать наличие исключительных прав на товарный знак, факт приобретения знаком известности на определенной территории. В силу же полной оборотоспособности (в отличие от фирменных наименований и коммерческих обозначений) он обладает большей рыночной ценностью.

Здесь же стоит отметить, что процесс установления правовой охраны бренда в качестве товарного знака сопряжен со значительными сложностями, которые начинаются с самого момента выбора регистрируемого обозначения. Зачастую наиболее привлекательное, по мнению заявителя, обозначение подпадает под абсолютные основания (об относительных основаниях речь пойдет в следующей главе) для отказа в регистрации товарного знака. Роспатент отказывает в предоставлении правовой охраны, либо регистрация аннулируется уже после подачи возражений иным субъектом (как правило, конкурентом правообладателя). Если заявитель успел вложить средства в маркетинговую кампанию, его потери в таком случае могут оказаться существенными.

В рамках данной главы мы рассмотрим основные моменты, которые необходимо учитывать при выборе товарного знака, а также возможные пути обхода установленных в ст. 1483 ГК РФ абсолютных запретов.

Наиболее распознаваемыми потребителями брендами являются словесные. Их можно использовать в любой рекламе (в том числе звуковой), они облегчают межпотребительскую коммуникацию относительно бренда. Потребители запоминают их наиболее быстро. Особенно если речь идет о достаточно коротких, звучных и простых в произношении словах (например, Coca-Cola, Tide, IKEA, Audi).

Кроме того, подобные обозначения могут сами по себе заключать в себе некую информацию относительно индивидуализируемых товаров (услуг). Так, увидев на двери офиса обозначение «Асклепий» и «Гиппократ», потребители с высокой степенью вероятности предположат, что в данном месте расположена медицинская клиника. Еще меньше сомнений о предлагаемых услугах у них возникнет при виде вывески «Медицинский центр Асклепий».

Здесь, однако, важно учитывать, что, в соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ, товарный знак в любом случае должен привносить нечто новое в сравнении с родовыми обозначениями соответствующих товаров, их характеристиками и качествами, которые в той или иной мере могут быть атрибутированы части (например, прилагательное «вкусный» в отношении соков) или всему множеству таких товаров.

В качестве товарного знака не могут быть зарегистрированы обозначения, не обладающие различительной способностью. Товарный знак не обязательно должен обладать какой-либо лингвистической или художественной оригинальностью. В качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы лишь обозначения, «способные определять продукты в качестве происходящих от конкретного производителя и, как следствие, разграничивать их с товарами иных субъектов»[51]51
  Joined Cases C-53/01 and C-55/0, Linde AG, Winward Industries, RadoUhren AG [2003] ECR I-3161.


[Закрыть]. Оценивается общее впечатление, которое товарный знак производит на потребителей.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

• простые геометрические фигуры, линии, числа;

• отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

• общепринятые наименования;

• реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

• сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В российской судебной практике распространены случаи отказа в регистрации (признании регистрации недействительной) обозначений, представляющих собой сочетание нескольких букв. Так, например, Суд по интеллектуальным правам поддержал вывод Роспатента о невозможности регистрации в качестве товарного знака обозначения GQ в отношении товаров 32-го класса МКТУ как не имеющего характерного графического исполнения и словесного характера. В другом деле не обладающим различительной способностью было признано обозначение LFT.

Надо отметить, что на практике достаточно распространены бренды, состоящие из различных аббревиатур (например, BMW – Bayerische Motoren Werke AG; ГУМ – Главный универсальный магазин; МТС – Мобильные телефонные системы). Подобные бренды являются достаточно лаконичными и звучными. Они быстро запоминаются потребителями. Вместо того чтобы тратить время и средства на разработку принципиально нового названия, предприниматели соединяют первые буквы слов из фирменного наименования и коммерческого обозначения – и получают оригинальный символ. Возникает вопрос: как могут компании в таком случае преодолеть возможные возражения Роспатента, связанные с тем, что соответствующие обозначения представляют собой набор букв и потому не обладают различительной способностью? Возможны различные варианты.

Прежде всего субъект может доказать, что заявленная на регистрацию аббревиатура приобрела различительную способность в отношении товаров (услуг) заявителя.

Так, например, Роспатент зарегистрировал товарный знак «ПСБ» в отношении услуг 36-го класса МКТУ (действующий и предыдущий правообладатели знака – ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Банк ВТБ»). Предоставление правовой охраны товарного знака по причине отсутствия у него попыталось оспорить ОАО «Платежный сервисный банк». Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении рассмотренного требования. Как им было отмечено: «На протяжении пяти лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака первоначальный правообладатель – ОАО «Промышленно-строительный банк» активно использовал на своем сайте по адресу: www.icbank.ru оба составляющих элемента товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 338585, а именно буквы «ПСБ» в сочетании с изобразительным элементом из ломаных линий.

<…> Материалами заявки и дополнительно представленными в суд документами подтверждается длительное и интенсивное использование правообладателем на территории Российской Федерации словесного элемента «ПСБ», и в результате такого использования входящий в состав оспариваемого товарного знака указанный словесный элемент приобрел различительную способность»[52]52
  Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 нояб. 2014 г. по делу № СИП-633/2014.


[Закрыть].

Другой вариант – заявленное на регистрацию обозначение должно содержать не только аббревиатуру, но и ее расшифровку. Так, например, ООО «ПироХимика-Центр» был зарегистрирован в отношении товаров (услуг) 01, 09 и 42-го классов МКТУ товарный знак:

Gabriel Studios Inc. был зарегистрирован товарный знак:

Данный способ позволяет зарегистрировать в качестве товарного знака также известные аббревиатуры публично-правовых образований и государственных органов. Так, например, в отношении классов 01, 19, 39 МКТУ было зарегистрировано обозначение СССР, раскрываемое как «сухие строительные смеси Рязани»:

Притом что в регистрации самого по себе обозначения «СССР» в качества товарного знака Роспатент отказывал по ряду причин:

• обозначение общепринятое и вводит потребителей в заблуждение;

• противоречие общественным интересам, с регистрацией данного товарного знака заявитель получил бы необоснованные преимущества перед своими конкурентами[53]53
  Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 февр. 2016 г. по делу № СИП-580/2015.


[Закрыть].

Возможным решением в данном случае является подача заявки не на словесный знак, состоящий из аббревиатуры, а на комбинированный. С тем, чтобы приобрести различительную способность, обозначение в виде набора букв или цифр может быть выполнено в оригинальной графической манере, цветовом решении, дополнено изображением. Например, компания «СиДжейИэндЭмКорпорейшен» зарегистрировала в отношении 38-го класса МКТУ:

ЗАО «Солнечногорский электромеханический завод» зарегистрировал комбинированное обозначение, включающее в себя аббревиатуру СЭМЗ и расшифровку «Солнечногорский электромеханический завод»:

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков также обозначения:

а) Вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В данном случае речь идет об обозначениях, которые изначально служили идентификатором товаров конкретного производителя. Между тем впоследствии данное обозначение в обороте стало постепенно приниматься и для товаров иных производителей. Из индивидуального обозначения оно трансформировалось в видовое. Подобный процесс часто имеет место в случае с названием принципиально новых продуктов. Предприниматель предлагает рынку некий товар, обладающий особыми признаками, свойствами, качествами, которые не позволяют отнести его к существующим множествам товаров. Необходимо присвоить такому товару оригинальное наименование. Изначально такое обозначение использует только производитель. Но затем по мере появления конкурентов потребители и иные участники рынка в повседневном обиходе и деловом обороте начинают относить данное наименование и к товарам иных производителей. Соответствующее обозначение теряет различительную способность.

Роспатентом были выделены следующие признаки таких обозначений:

• использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

• применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;

• применение обозначения длительное время.

В качестве примеров были названы обозначения: целлофан, термос, ланолин, вазелин, сахарин, целлулоид, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, линолеум, нейлон и др.

б) Являющиеся общепринятыми символами и терминами.

Данные обозначения не способны индивидуализировать товар (услуги) конкретного предпринимателя по причине того, что они выступают устойчивыми названиями конкретных понятий (относящихся к товарам или услугам), используемых в профессиональных сообществах. В соответствии с п. 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники[54]54
  Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков: утв. приказом Минэкономразвития от 20 июля 2015 г. № 482.


[Закрыть].

Так, например, Европейский суд признал недействительной регистрацию в качестве товарного знака обозначения BSS для офтальмологического препарата, так как BSS является аббревиатурой от термина «сбалансированный солевой раствор» (balanced salt solution) и является традиционным в соответствующем сообществе (офтальмологов)[55]55
  CaseC-192/03 P, Alcon Inc. v. OHIM[2004] ECRI-8993.


[Закрыть].

В российской судебной практике недействительной была признана регистрация в качестве товарного знака обозначения «подарочная карта» в отношении 36-го класса МКТУ. Суд установил, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «подарочная карта» уже широко использовалось в качестве лексической единицы в области деятельности кредитных и торговых организаций, оказывающих услуги, связанные с обслуживанием платежных карт и осуществлением посредством этих карт банковских операций и переводов денежных средств в системе электронных расчетов. В качестве доказательств относимости обозначения «подарочная карта» к общепринятым терминам суд принял обзор «Рынок подарочных карт в России»; информацию, содержащуюся в средствах массовой информации, в частности, в газетах «Финансовая газета» от 23.11.2005, «Ведомости» от 03.03.2006 и 19.09.2006, «Российская газета» от 21.07.2006, о том, что рынок подарочных карт активно растет с 2005 г.[56]56
  Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 октября 2015 г. по делу № СИП-138/2015.


[Закрыть]

в) Характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Закон не допускает регистрации обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Можно привести следующие примеры описательных обозначений, в регистрации которых, вероятнее всего, будет отказано: