Текст книги "Защита брендов: стратегии, системы, методы"

• понятия, указывающие на качество или количество товара: «лучший», «хороший», «вкусный», «кило», «литр», «дешевый»;

• понятия, информирующие о цели использования продукта: «похудей!» для товаров для похудения;

• понятия, указывающие на ценность: «удачная покупка», «это выгодно!»;

• понятия, указывающие на географическое происхождение товара: «испанская говядина», «швейцарский сыр» и др.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в своем постановлении от 23.04.2014[57]57
  Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2014 г. № С01-113/2014 по делу № СИП-203/2013.


[Закрыть] признал не подлежащим регистрации в качестве товарного знака обозначение «Живое молоко». Он констатировал, что обозначение «Живое молоко» не является фантазийным по отношению к товару «молоко», а является широко применяемым в деловой практике обозначением, характеризующим свойства производимой молочной продукции. При этом употребление производителями названного обозначения ориентировано на потребителей, воспринимающих его как характеристику свойств определенного товара, не требующую дополнительных рассуждений.

В другом своем решении[58]58
  Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 марта 2016 г. по делу № СИП-632/2015.


[Закрыть] Суд по интеллектуальным правам признал не подлежащим регистрации в качестве товарного знака в отношении 5-го класса (диетические вещества для медицинских целей; добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; биологически активные пищевые добавки (БАД)) МКТУ обозначение «Вечернее». Как было отмечено судом, прилагательное «вечернее» указывает на время суток. Словесный элемент заявленного обществом «Биокор» обозначения «Вечернее» будет восприниматься потребителями как характеристика соответствующих товаров, в частности, как указание на время приема указанных препаратов.

Правомерным признал СИП РФ отказ в регистрации товарного знака «фреш» в отношении товаров «яйца куриные». Данное обозначение было признано описательным, указывающим на характеристики товара (свежесть)[59]59
  Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2016 г. по делу № СИП-640/2015.


[Закрыть].

Ключевым критерием для разграничения описательных и фантазийных товарных знаков является вопрос, понятен ли среднему потребителю смысл элемента (воспринимает ли он его в качестве характеристики товара) без дополнительных рассуждений и домысливания. Таким образом, при наличии в том заинтересованности заявитель может придумать и зарегистрировать бренд, который не является абстрактным, а намекает на сущность и характеристики товара (услуги), но напрямую их не обозначает.

Так, например, Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Лесная ягода» для пищевых продуктов. Суд между тем признал подобное решение недействительным. Как им было при этом отмечено, заявителем не было представлено в Роспатент информации, подтверждающей наличие каких-либо перечней ягод, которые отнесены в науке либо в обиходе к категории «лесных». В материалах административного дела также отсутствуют доказательства наличия у всех лесных ягод хоть сколько-нибудь общих вкусовых и обонятельных, то есть органолептических свойств[60]60
  Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 июля 2015 г. по делу № СИП-35/2015.


[Закрыть].

Кроме того, заявитель может включить указание на вид товара, его свойство в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

Так, например, на ИП Х. в отношении услуг 41-го, 43-го классов МКТУ был зарегистрирован следующий комбинированный товарный знак:

«Русская кухня» в данном случае представляет собой неохраняемый элемент товарного знака.

ООО «Клиника долголетия Цигун» в отношении товаров и услуг 05, 35, 42, 44-го классов МКТУ было зарегистрировано обозначение:

Элемент «Клиника» в данном случае не охраняемый.

Понятие, указывающее на вид или характеристику товара, может быть также включено в состав словосочетания, которое носит фантазийный характер, а потому пользуется правовой охраной. Например, ООО «Море чая» зарегистрировало в отношении товаров (услуг) 30, 35, 43-го классов МКТУ товарный знак, включающий словесную часть «море чая»:

Обозначения также не должны быть ложными или вводить в заблуждение потребителей.

Согласно рекомендациям Роспатента, к ложным обозначениям относятся элементы, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности. При этом отмечается, что ложность элементов является очевидной и не требует обоснования. В данном случае не требуется определения представлений потребителей о данном товаре. В то же время необходимо учитывать товары (услуги), в отношении которых регистрируется соответствующий знак. Проще говоря, обозначение является ложным применительно к конкретным товарам[61]61
  Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений: приказ Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39.


[Закрыть].

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т. д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер. Для того чтобы определить, является ли заявленное обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), целесообразно проанализировать смысловое значение каждого элемента, входящего в состав заявленного обозначения. Это позволит определить те элементы, которые могут быть отнесены к описательным, к географическим названиям, и те, которые могут вызвать ассоциативное представление у потребителя о виде товара, его характеристиках, сведениях об изготовителе. При проведении такого анализа обычно используются содержащиеся в заявке сведения о заявителе, заявленном обозначении, перечень товаров и информация, содержащаяся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, позволяющая установить содержание неизвестных эксперту понятий.

В отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопросы:

• описывает ли элемент товары ложно;

• может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение.

Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить:

• являются ли ложные указания правдоподобными;

• являются ли ассоциативные представления правдоподобными;

• поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

На практике разграничить подобные ситуации иногда бывает достаточно трудно.

Так, Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Мягкий хлеб» в отношении товаров 33-го класса (алкогольные напитки за исключением пива), признав такое обозначение ложным. Суд первой инстанции поддержал решение Роспатента. Как было отмечено, «элементы заявленного обозначения «Мягкий хлеб» прямо указывают на определенный вид товара и его свойства и не соответствуют действительности в отношении заявленных товаров (алкогольных напитков)». Между тем Президиум Суда по интеллектуальным правам отменил данное решение. Как им было при этом отмечено, «следует рассматривать обозначение на предмет признания его ложным только в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения… Применительно к данному спору примером первого является обозначение «Мягкий хлеб» в отношении товара «хлеб», примером второго – то же обозначение в отношении товаров «сухари, крекеры, галеты») и примером третьего – то же обозначение в отношении товара «квас». При рассмотрении настоящего дела… Роспатент, доказывая законность принятого им решения, должен был доказать несоответствие действительности обозначения «Мягкий хлеб» в отношении товара «алкогольные напитки» (что было сделано Роспатентом) и правдоподобность восприятия средними потребителями этого обозначения именно как указывающего на вид и свойства конкретного товара, для которого испрашивается охрана (эту обязанность Роспатент не исполнил)»[62]62
  Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2016 г. № С01-998/2015 по делу № СИП-282/2015.


[Закрыть]. В отсутствие доказательств иного, по мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, обозначение «Мягкий хлеб», будучи размещенном на таком товаре, как «алкогольные напитки», априори не может восприниматься как указание на вид товара.

Наиболее характерным примером знаков, способных ввести потребителей в заблуждения, являются обозначения, содержащие в себе намеки на определенную страну происхождения данного товара. Притом что в действительности товар был произведен в другой стране. Так, в приказе Роспатента в качестве примера подобного обозначения приведено изображение Великой китайской стены и словесного элемента «Фарфор», выполненного в графической манере, имитирующей китайские иероглифы, заявленное в отношении товара «фарфоровые изделия» российским заявителем, так как Китай известен как основатель производства фарфора. На практике Роспатент отказал, в частности, в регистрации на имя американской компании товарного знака Pene of Paris. По мнению административного органа, обозначение of Paris носит описательный характер (из Парижа) и может быть воспринято потребителем в случае маркировки заявителем своей продукции данным обозначением как сведения о местонахождении производителя товара.

Зачастую проблемы у российских производителей возникают и с регистрацией товарных знаков на иностранных языках (притом что в них отсутствуют ссылки на конкретную страну происхождения). Так, например, Роспатент отказал в регистрации товарного знака Ferretto в связи с тем, что заявленное обозначение представляет собой слово итальянского происхождения. Палата по патентным спорам между тем пересмотрела данное решение. Товарный знак был зарегистрирован.

Нетипичные товарные знаки

Правовые возможности по обеспечению охраны бренда не ограничиваются регистрацией логотипа или названия. Все чаще производители стремятся получить исключительные права на такие нетрадиционные «символы», как звук, запах, цвет или форма товара. Добиться регистрации подобных нетипичных знаков, как правило, значительно сложнее, чем традиционных словесных и изобразительных обозначений. Так, например, в комплекс необходимой работы для регистрации цветовых знаков входит «кропотливый сбор доказательств многолетнего и широкомасштабного использования товаров именно этого производителя именно в этом цвете. Или что у широкого круга потребителей вот этот цвет вызывает устойчивые ассоциации с услугами, которые предоставляются именно этим заявителем и именно под этим цветом. Необходимы достаточно масштабные, весьма глубокие и абсолютно объективные исследования»[63]63
  См.: Символы эксклюзивной узнаваемости: интервью с В. В. Трей // ExpertOnline. 10 aug. 2016. URL: http://expert.ru/2016/08/10/simvolyi-eksklyuzivnoj-uznavaemosti_1/?ny.


[Закрыть].

Чем можно объяснить интерес к подобным знакам? В зависимости от индустрии ответ может различаться. Например, в сфере модной одежды, как отмечается зарубежными авторами, «бренд может быть настолько успешным, что он как таковой становится ценным товаром. Когда покупатель приобретает обычную футболку с размещенным на ней известным лейблом одного из модных домов, можно предположить, что подобный бренд информирует его о тех усилиях, которые предпринял производитель для создания качественной футболки. Вместе с тем намного более вероятным является то, что потребитель хочет приобрести ассоциации, возникающие в связи с брендом как таковым, поскольку такие ассоциации являются средством борьбы за социальный престиж. Цена, которую он платит за футболку, частично отражает ценность футболки как предмета одежды. Но она также включает в себя ценность бренда»[64]64
  Spence M. Intellectual Property. Oxford University Press, 2007. P. 225.


[Закрыть]. Необходимо признать, что для многих потребителей принципиально важно, чтобы окружающиеся видели: они пользуются брендовыми товарами. Туфли с характерной красной подошвой или сумка уникальной формы являются важным элементом имиджа. В кинематографе, модных журналах и интернет-сообществах мелькают образы актрис и моделей с подобными изделиями. Потребитель может не разглядеть надпись, но по форме или характерной расцветке он безошибочно определит бренд, что обеспечит возрастание стоимости последнего. Очевидно, что владелец бренда в таком случае заинтересован в монополизации подобного цветового решения или соответствующей форме. Только при таких условиях соответствующие символы могут на протяжении длительного времени связываться с его брендом. Так, например, самостоятельным объемным товарным знаком является форма сумки «Birkin» от Hermes.

Важно при этом учитывать и обходить существующие ограничения на регистрацию подобного рода знаков. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 1483 ГК РФ, не допускается регистрация представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

С регистрацией товарного знака производитель получает господство (монополию) строго над использованием конкретного обозначения. Исключительное право на бренд не может служить инструментом воздействия на товарный рынок, ограничивать доступ конкурентов, производящих товары под иными брендами. Как справедливо было отмечено А. В. Залесовым, «товарный знак, в отличие от патента на изобретение, не является монопольным препятствием для деятельности других лиц, то есть это всего лишь вложение в бренд, и закон здесь защищает просто правомерный интерес правообладателя по продвижению своего бренда»[65]65
  Протокол № 1 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27 дек. 2013 г.


[Закрыть].

В подобном аспекте законодатель закономерно должен ограничивать возможности по регистрации объемных обозначений. Для большинства массовых товаров объективно возможен ограниченный набор «внешних оболочек», в которых они могут эффективно производиться и использоваться. Для природных продуктов и вовсе существует, как правило, лишь одна форма. Предоставление прав на подобные объемные обозначения создаст существенные проблемы для остальных участников рынка. В лучшем случае они будут вынуждены производить товар в априори неудобном для потребителей виде, вкладывать средства в разработку новых конструкций. В худшем – не смогут выйти на рынок.

Основываясь на подп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, Роспатент отказал, в частности, в регистрации объемного обозначения, представляющего собой внешний вид торта «Муравейник». Рассматривая возражения заявителя, Палата по патентным спорам отметила, что «представленное объемное обозначение не является оригинальным, поскольку подобная форма и рельеф являются традиционными для тортов и пирожных». Кроме того, коллегия обратила внимание на то, что торты подобной формы выпускаются различными производителями, и не представляется возможным установить, что форма торта приобрела различительную способность и ассоциируется только с заявителем. Нетрудно заметить, что в данном случае учитывалась, во-первых, способность соответствующего обозначения идентифицировать товар заявителя среди однородных; во-вторых, интересы конкурентов – иных производителей тортов.

В решении от 3 марта 2015 г.[66]66
  Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2015 г. по делу № СИП-1016/2014.


[Закрыть] Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении требований о признании незаконным решения Роспатента об отказе в регистрации в качестве товарного знака объемного обозначения, представляющего собой реалистическое изображение сухарика с пористой поверхностью, вытянутой, прямоугольной формы. Как было отмечено судом, «изображение представляет собой реалистическое изображение товара, в отношении которого заявлена регистрация товарного знака… Каких-либо доказательств того, что само объемное изображение сухарика приобрело различительную способность и ассоциируется только с заявителем, в материалах дела представлено не было».

Определенный интерес в рассматриваемом аспекте представляет спор, возникший в отношении правовой охраны кубика «Лего». Речь в данном деле шла об изобразительном знаке. Между тем судом были сделаны важные выводы и применительно к объемным обозначениям. Суд признал правомерной регистрацию в качестве товарного знака изображения кубика «Лего». При этом, он отметил в том числе следующее: «Обществом не было представлено ни одного доказательства того, что на момент создания кирпичика LEGO компанией LEGO, а также на дату приоритета оспариваемых товарных знаков форма указанного кирпичика была традиционной формой какого-либо товара, выпускаемого различными производителями. В связи с этим отсутствуют какие-либо основания считать, что на дату приоритета оспариваемых товарных знаков форма кирпичика LEGO не являлась оригинальной, была лишена отличительных признаков и воспринималась потребителями исключительно как указание на вид, свойства и состав товара»[67]67
  Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 окт. 2013 г. № С01-87/2013 по делу № А40-135829/2012.


[Закрыть].

Согласно Директиве ЕС[68]68
  Directive № 2008/95/EC of the European Parliament and the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks (codified version).


[Закрыть], не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, которые представляют собой:

• форму товара, которая определяется сущностью товаров;

• форму товара, которая необходима для получения технического результата;

• форму товара, которая придает дополнительную ценность товару.

Первое основание в целом совпадает с российским. Так, например, в деле Mag Instrument Inc. v. OHIM[69]69
  Mag Instrument Inc. v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) (C-136/02 P) [2004]. E. C. R. I-9165 [2005] E. T. M. R.


[Закрыть] заявитель пытался зарегистрировать в качестве товарных знаков различные формы фонариков. Судом было отмечено, что только объемное обозначение, которое существенно отличается от традиционной формы и потому может осуществлять основную функцию – указание на источник происхождения товара, не лишено различительной способности. Тот факт, что заявленная форма является всего лишь возможным вариантом привычной формы продукта, является недостаточным для регистрации. Необходимо всегда определять, позволяет ли подобная марка среднему потребителю продукта отграничивать его продукт данного производителя от однородных без дополнительного анализа и особого внимания.

В отношении второго основания важные пояснения были даны в деле Simba Toys Gmb H & Co. KG v. OHIM[70]70
  Case T-450/09 Simba Toys GmbH & Co. KG v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).


[Закрыть]. Как подчеркнул Европейский суд, запрет на регистрацию в качестве товарного знака формы товара, необходимой для получения технического результата, направлен на блокирование попыток правообладателя получить посредством товарного знака монополию на техническое решение или функциональные характеристики продукта. Логика в данном случае следующая: регистрация товарного знака не может предоставлять исключительных прав на технические решения. Патентоспособные технические решения защищаются в течение ограниченного времени. С истечением срока исключительного права они переходят во всеобщее достояние. В то же время охрана товарного знака может носить по сути бессрочный характер. В таком случае технические решения не поступят во всеобщее использование.

Одним из основных прецедентов, в которых Европейский суд признал не подлежащей правовой охране форму товара, является дело Philips v. Remington. В 1966 г. компанией Philips была разработана бритва с тремя бреющими головками, расположенными треугольником. В 1985 г. данная форма была зарегистрирована в качестве товарного знака. В 1995 г. Remington начал производить схожие бритвы. Компания Philips утверждала, что у формы бритвы были различные альтернативы для достижения схожего технического результата. Европейский суд между тем постановил, что товарные знаки не могут ограничивать свободу конкурентов в отношении технического решения. Если характеристики формы изделия относятся только к техническому результату, то они не могут быть зарегистрированы, несмотря на то что технический результат можно достичь и посредством другой формы.

В отличие от российского патентного ведомства, европейские правоприменители отказали в правовой охране кубику «Лего». В деле Lego Juris A/S v. OHIM and Mega Brands Inc. Европейский суд постановил, что правовая охрана товарного знака Lego (объемного обозначения «красный кирпичик») является недействительной. Прежде всего суд определил взаимосвязь между патентами, которые предоставляют защиту только на ограниченный период, и товарными знаками. Он отметил, что в том случае, когда форма товара представляет собой запатентованное техническое решение, разработанное производителем, защита данной формы в качестве товарного знака после истечения патента приведет к нарушению возможностей конкурентов. При этом суд подчеркнул, что существование альтернативных форм не имеет значения для определения функционального характера формы. Суд также добавил, что правоприменители должны оценивать форму не на основе ее восприятия потребителями, а с той позиции, выполняют ли ее существенные характеристики техническую функцию или нет.

Что касается цветов (цветовых сочетаний), то в данном случае и вовсе действует общий запрет на регистрацию их в качестве товарных знаков. Они должны беспрепятственно использоваться всеми производителями. Возможны, однако, исключения. Заинтересованной субъект в таком случае вынужден доказывать приобретение данным цветом различительной способности в отношении его товаров (услуг).

Примеры зарегистрированных Роспатентом в качестве товарных знаков цветов:

• бирюзовый цвет Pantone 1837, «тиффани-цвет», зарегистрирован Tiffany & Co.;

• зеленый цвет, соответствующий Pantone 349, зарегистрированный на имя Сбербанка;

• красный цвет, соответствующий Pantone 485, зарегистрированный на МТС;

• синий цвет, соответствующий Pantone 300 CV, зарегистрированный на Газпром.

По утверждениям специалистов, осуществлявших юридическое сопровождение регистрации цветового товарного знака (зеленого) на имя Сбербанка, данная процедура продолжалась три с половиной года. За это время они получили несколько запросов от Роспатента с требованиями обосновать приобретенную различительную способность регистрируемого цветового знака. Они сделали не один, а три социологических опроса, чтобы подтвердить наличие у потребителей устойчивой ассоциации между зеленым цветом именно этого оттенка и услугами Сбербанка[71]71
  См.: Символы эксклюзивной узнаваемости: интервью с В. В. Трей // ExpertOnline. 10 aug. 2016. URL: http://expert.ru/2016/08/10/simvolyi-eksklyuzivnoj-uznavaemosti_1/?ny.


[Закрыть].

В Великобритании, США, в России и некоторых других странах в качестве товарного знака был зарегистрирован красный цвет, предназначенный для подошвы женской обуви Christian Louboutin. Данный товарный знак можно охарактеризовать как позиционно-цветовой. С одной стороны, индивидуализирующим символом выступает цвет. С другой стороны – речь идет не о любом цвете, а лишь о том, в который выкрашена подошва туфель. Размещение символа имеет значение для установления его различительной способности. Проще говоря, если потребители увидят красный цвет конкретного оттенка, скажем, на мотоцикле или предмете верхней одежды, то они вряд ли атрибутируют данный товар Christian Louboutin. Между тем подошва туфли соответствующего цвета явно указывает на рассматриваемый бренд.

Интересно, что изначально Роспатент отказал в предоставлении «красной подошве» правовой охраны. Свое решение российский административный орган мотивировал тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и любой цвет в обуви не может являться объектом исключительного права. Цвета и их сочетания могут беспрепятственно использоваться различными производителями обуви.

Заявитель обжаловал соответствующее решение в Палате по патентным спорам. Он согласился с экспертом в том, что ничем не ограниченное монопольное закрепление конкретного цвета в качестве товарного знака за одним из правообладателей может привести к ограничению свободы творчества дизайнеров обуви и производителей изделий. Однако в рассматриваемом случае заявитель не претендует на исключительное право на использование красного цвета как такового в отношении обуви в целом, а представляет красный цвет особого тона, нанесенный подошву женской обуви. При обосновании своей позиции заявитель опирался в том числе на следующие тезисы: заявленное обозначение не является просто цветом или цветовым сочетанием обуви, а представляет собой цвет подошвы обуви; красный цвет подошвы обуви не является ни функциональным, ни общеупотребительным для подошвы; красная подошва является уникальным и широко известным отличительным признаком женской обуви от Christian Louboutin, ассоциирующимся у потребителей всего мира, включая Россию, с продукцией заявителя. По мнению заявителя, это обозначение приобрело различительную способность, то есть наличие ассоциативной связи у потребителей между определенным обозначением и использующим его в качестве средства индивидуализации производителем. Как он при этом пояснил, причиной возникновения узнаваемости обозначения потребителями могут являться не только масштабные продажи товара и не только на территории России, но любое использование товарного знака в мире.

Интерес в данном случае представляют также аргументы, посредством которых заявитель доказывал узнаваемость бренда. Сложность заключалась в том, что обувь Christian Louboutin относится к классу люкс. В связи с чем производитель не мог ссылаться на широкие объемы продаж таких товаров. Кроме того, не проводилось и массовой рекламы данных туфель. Заявителю между тем удалось объяснить, почему данные показатели не являются определяющими: «Между объемом продаж и узнаваемостью товарного знака нет прямой зависимости. Абсолютно нельзя утверждать, что тот, кто такую обувь не покупал, ничего о ней не знает. Реклама товара возможна не только публикациями в СМИ, но и появлением в фильмах, упоминанием в книгах, спонсорской поддержкой того или иного мероприятия».

В то же время заявитель привел такие данные:

• в Москве в 2007 г. был открыт первый бутик от Christian Louboutin, в настоящее время действуют три монобутика;

• в период с 2009 по 2012 гг. через бутики заявителя в России были произведены продажи на сумму 1 163 090 529 руб.;

• российские журналы регулярно публикуют фотографии обуви от Christian Louboutin;

• Дженнифер Лопез посвятила песню туфлям на красной подошве от Christian Louboutin;

• в популярном сериале «Секс в большом городе» одна из героинь появилась на экране в туфлях с красной подошвой.

Палата по патентным спорам отметила решение Роспатента, признав допустимой регистрацию соответствующего товарного знака.