Текст книги "Доменные споры. Судебная практика в России"

В определении о передаче дела в Президиум Коллегия судей также дала оценку еще одному новому обстоятельству – факту передачи доменного имени новому администратору после принятия определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 года заявления компании о пересмотре в порядке надзора обжалуемых судебных актов.

По мнению Коллегии судей, данное обстоятельство якобы подтверждает «отсутствие у ответчика намерения использовать сайт со спорным доменным именем».

По мнению Коллегии судей, ответчик должен был и мог знать, что в зоне .COM зарегистрирован официальный сайт компании «G.H.Mumm&Cie» www.mumm.com и наличие одноименного домена в российском секторе Интернет (www.mumm.ru) якобы может привести потребителей компании в заблуждение. Коллегия судей также посчитала очевидным, что полное совпадение домена второго уровня с товарным знаком истца и его официальным доменным именем якобы представляет собой злоупотребление технической уникальностью доменного имени.

Вместе с тем, какие-либо ссылки на данные обстоятельства в материалах дела также отсутствовали. Истец не ссылался на данные обстоятельства в обоснование своих исковых требований. Доменное имя www.mumm.com вообще не упоминалось ни в исковом заявлении, ни в принятых по делу судебных актах. Какие-либо доказательства, подтверждающие факт его принадлежности истцу, в материалах дела отсутствовали. На сайте, размещенном под доменом mumm.com, имелась информация о компании G.H.Mumm, а не об истце.

Таким образом, в определении о передаче дела Президиуму ВАС РФ предлагалось пересмотреть оспариваемые судебные акты не только в связи с тем, что судами не была применена ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая, на наш взгляд, обоснованно не была применена при принятии оспариваемых судебных актов, но и была дана оценка новым доказательствам и обстоятельствам, которые не только не исследовались при рассмотрении дела, но которым не было и не могло быть дано никакой оценки (ввиду их отсутствия) при рассмотрении дела в нижестоящих судах, и на которые даже сам истец не ссылался в ходе рассмотрения дела.

Представляется, что исходя из фактических обстоятельств и выводов, содержащихся в определении о передаче дела, Президиуму ВАС РФ фактически предлагалось самому рассмотреть по существу новое дело, которое еще не рассматривалось нижестоящими судами (дать оценку новым обстоятельствам и доказательствам, применить ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая вообще не была применена нижестоящими судами), а не проверить в порядке надзора оспариваемые судебные акты.

Подтверждением тому, на наш взгляд, служит и то обстоятельство, что в определении о передаче дела имелась ссылка лишь на одно единственное нарушение, которое, по мнению Коллегии судей, якобы было допущено при принятии оспариваемых судебных актов.

Статья 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности не может быть применена к правоотношениям с участием физического лица, не зарегистрированного к качестве индивидуального предпринимателя, не связанного каким-либо образом с конкурентами истца и не использующего сайт, размещенный под принадлежащим ему доменным именем в домене .RU, для предложения каких-либо товаров и услуг.

Как было указано в определении, суд кассационной инстанции не дал надлежащей оценки тому, что администратор домена mumm.ru Юсупов Ш.Д. недобросовестно использовал товарный знак «MUMM», принадлежащий истцу, своими действиями создал препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием своего товарного знака на названном домене российской зоны сети Интернет и создал опасность введения потребителей продукции компании в заблуждение. По мнению Коллегии, такие действия могут быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция, поскольку противоречат требованиям ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

На наш взгляд, данные выводы были сделаны без учета того, что то обстоятельство, что суд кассационной инстанции, по мнению Коллегии судей, «не дал надлежащей оценки» перечисленным в определении обстоятельствам в силу ст. 304 ГК РФ, не могло служить основанием для пересмотра судебных актов в порядке надзора.

Разрешение вопроса о том, была ли дана надлежащая оценка доказательствам по делу при принятии оспариваемых судебных актов фактически означала переоценку доказательств по делу, а не проверку, нарушают ли оспариваемые судебные акты единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, как это предусмотрено ст. 304 АПК РФ.

На наш взгляд, данное замечание в полной мере относится и к выводу Коллегии судей о том, что администратор домена mumm.ru Юсупов Ш.Д. якобы недобросовестно использовал товарный знак «MUMM», принадлежащий истцу, так как при принятии оспариваемых судебных актов судами было установлено, что из материалов настоящего дела не усматривается, что истец представлял суду доказательства, могущие свидетельствовать о злоупотреблении правом со стороны ответчика при регистрации домена (ст. 65 АПК РФ).

* * *

По нашему мнению, ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности не может быть применена к правоотношениям с участием физического лица, не зарегистрированного к качестве индивидуального предпринимателя и не использующего сайт, размещенный под принадлежащим ему доменным именем в домене .RU, для предложения каких-либо товаров и услуг.

В соответствии с п. 2 ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно п. 3 ст. 10-bis, в частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов и промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров (Законодательство о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров. Сборник нормативных документов. М., 2003., с. 49).

Таким образом, как следует из содержания ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, недобросовестная конкуренция может иметь место лишь в промышленных и торговых делах при осуществлении коммерческой деятельности.

При принятии постановлений от 16 января 2001 года по делу № 1192/00 и от 11 ноября 2008 года по делу № 5560/08, которые были упомянуты в определении Коллегии судей о передаче дела в Президиум, Президиум ВАС РФ применил ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности с учетом данного обстоятельства.

* * *

При принятии постановления от 16 января 2001 года по делу № 1192/00 (домен kodak.ru) Президиум указал, что при рассмотрении дела арбитражные суды не дали оценку действиям российского предпринимателя Грундула А.В., умышленно зарегистрировавшего на территории Российской Федерации доменное имя, которое содержало не его наименование (либо иное средство индивидуализации) как участника экономического оборота, а обозначение «Kodak», то есть товарный знак другого юридического лица, не исследовались вопросы о смешении доменного имени ответчика с товарным знаком истца и получении ответчиком возможности вследствие указанных действий привлекать на свою страницу в сети Интернет потенциальных покупателей товаров под товарным знаком «Kodak», поскольку товары и услуги истца и ответчика относятся к одному и тому роду и виду, имеют общих потребителей и общий рынок сбыта, суду следовало также оценить вероятность получения предпринимателем экономической выгоды от посещения пользователями сети Интернет страницы с доменным именем www.kodak.ru, на которой размещалась информация о его магазине и о наличии на нем товаров, обозначенных товарным знаком «Kodak».

Президиум также указал, что при новом рассмотрении спора судам необходимо проверить, не предпринимались ли ответчиком попытки продать или иначе передать доменное имя собственнику товарного знака, и оценить наличие на сайте информации о принадлежности прав на него иному лицу.

Таким образом, ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности была применена Президиумом ВАС РФ при разрешении дела № 1192/00 с учетом следующих обстоятельств:

• ответчик по делу являлся индивидуальным предпринимателем;

• он умышленно зарегистрировал на территории Российской Федерации доменное имя, которое содержало не его наименование (либо иное средство индивидуализации) как участника экономического оборота, а обозначение «Kodak», то есть товарный знак другого юридического лица;

• товары и услуги истца и ответчика относятся к одному и тому роду и виду, имеют общих потребителей и общий рынок сбыта и иных обстоятельств.

* * *

При принятии постановления № 5560/08 от 11 ноября 2008 года (домен denso.com) ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности была применена Президиумом при разрешении спора, возникшего между двумя коммерческими организациями – японской компанией «Denso Corporation» и обществом «ДенСо» с учетом следующего:

• Центр посредничества и арбитража ВОИС признал действия общества по регистрации и использованию доменного имени denso.com недобросовестными и постановил передать его компании;

• требование о признании права на использование доменного имени denso.com заявлено обществом «ДенСо » к компании «Denso Corporation» как возражение против ее требования о защите исключительных прав на товарный знак denso и фирменное наименование и направлено на преодоление решения вынесенного административной группой посредничества и арбитража ВОИС (в соответствии с п. 2 ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах ).

Для разрешения споров, возникающих в связи с использованием доменных имен, в рамках административной процедуры, принятой корпорацией ICANN, в том числе в домене .COM, используются правила UDRP (Единой политики разрешения доменных споров), являющиеся приложением к типовому соглашению о регистрации любого домена в зоне .com. Соответственно, на разрешение споров в рамках административной процедуры по указанным выше правилам общество «ДенСо» согласилось при регистрации своего доменного имени.

Президиум указал, что суд первой инстанции правильно оценивал действия общества «ДенСо» с учетом соответствия их требованиям названных документов ICANN и исходил из того, что регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будут доказаны следующие факты:

1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;

2) у владельца домена нет каких-либо законных прав и интересов в отношении него;

3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Президиум согласился с выводами административной группы о недобросовестности регистрации в связи с тем, что:

• общество «ДенСо» тесно связано с известным недобросовестным регистратором доменов – обществом «Сервиспойнт», которое неоднократно признавалось нарушителем правил регистрации доменных имен согласно Единой политики разрешения доменных споров (общество «ДенСо» заключило с ним договоры простого товарищества, приобретения товарного знака denso);

• доменное имя denso.com длительное время (в течение нескольких лет) использовалось обществом «Денсо» лишь для новостных материалов, заимствованных с других сайтов;

• у общества «ДенСо» не существовало каких-либо законных прав и интересов в отношении спорного доменного имени.

Президиум пришел к выводу, что общество «ДенСо» знало или не могло не знать о существовании правообладателя товарного знака denso – японской компании «Denso Corporation», у общества не было реального намерения самому использовать спорное обозначение в коммерческом обороте, регистрация товарного знака со сходным словесным обозначением преследовала цель избежать аннулирования регистрации домена в соответствии с Единой политикой разрешения доменных споров.

* * *

В ходе рассмотрения спора в отношении домена mumm.ru судами было установлено, что его администратором являлось физическое лицо, ответчик по настоящему делу, который не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не является участником экономического оборота.

Случай из практики. Одна из крупнейших строительных компаний г. Москвы ЗАО «СУ-155» успешно защитила свои права на товарный знак в Центре посредничества арбитража ВОИС. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) рассмотрела заявление российской компании о нарушении ее прав владельцем доменного имени su155.net, который был зарегистрирован на имя гражданки Великобритании через австралийского регистратора Melbourne IT. На сайте, с 2006 года существовавшем под этим доменом и называвшемся «СУ-155. Мифы и реальность», освещались конфликтные ситуации дольщиков и покупателей квартир одноименной строительной компании в г. Москве. При рассмотрении данного дела было установлено, что истцу принадлежит товарный знак, включающий «СУ-155», а доменное имя su155.net сходно до степени смешения с ним. При анализе добросовестности регистрации домена был сделан вывод, что ответчик зарегистрировал домен для явной ассоциации с истцом. Владелец домена размещал на сайте не только информацию об этой компании, но ссылки на сайты третьих лиц, тем самым косвенно рекламируя ее конкурентов, то есть нарушал права на товарный знак СУ-155. При этом ресурс не содержал какой-либо информации об отсутствии связи с истцом и переадресации на его официальный сайт. На основании чего был сделан вывод, что домен был зарегистрирован и использовался недобросовестно, поэтому он должен быть передан владельцу товарного знака – ЗАО «СУ-155».

Ответчик непродолжительное время является администратором спорного доменного имени. Оно было зарегистрировано 11 ноября 2002 года другим лицом, а не ответчиком. Ответчик с 24 сентября 2009 года является владельцем данного домена, права на который перешли к нему от прежнего администратора – ООО «Сеть туристических агентств «Зеленый коридор».

Доменное имя не использовалось ответчиком для размещения информации коммерческого характера. На сайте, размещенном под доменом mumm.ru, он не осуществлял никакой коммерческой деятельности, не вел какие-либо промышленные и торговые дела.

Судами не установлено, что физическое лицо, администратор домена mumm.ru, каким-либо образом связано с конкурентами истца, что им предпринимались попытки продать или иначе передать доменное имя владельцу товарного знака.

Данный спор возник в отношении домена mumm.ru, зарегистрированного в российском сегменте сети Интернет, зоне .RU.

Положения Единой политики разрешения доменных споров в данном случае носят скорее информативный характер.

С учетом вышеизложенного считаем, что положения ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности не могли быть применены к спорным правоотношениям и указанная норма не могла служить основанием к пересмотру в порядке надзора оспариваемых судебных актов.

* * *

18 мая 2011 года Президиум ВАС РФ рассмотрел дело № А40-47499/10-27-380 по спору в отношении домена mumm.ru, отменив постановление ФАС МО от 01 января 2010 года, но оставив без изменения постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 сентября 2010 года.

При принятии данного постановления Президиум руководствовался ст. 1484 ГК РФ, пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ и ст. 10-bis Парижской конвенции, а также правовой позицией Президиума ВАС РФ, изложенной в постановлении от 11 ноября 2008 года по делу № 5560/08.

Постановление Президиума было принято с учетом следующего:

• истец является правообладателем международного товарного знака «MUMM» (регистрационное свидетельство № 505275), зарегистрированного 19 августа 1986 года в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ (ферментные и газированные напитки, французские вина, именно шампанское, шипучие вина, вина, алкогольные напитки и водка, ликеры и спиртные напитки), который в силу Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года имеет международную защиту, в том числе и на территории РФ;

• ответчик Юсупов Ш.Д. с 24 сентября 2009 года по 25 декабря 2010 года являлся администратором домена mumm.ru. При его регистрации использовано словесное обозначение «MUMM», тождественное товарному знаку, принадлежащему истцу;

• доменное имя mumm.ru администрировалось Юсуповым Ш.Д. – лицом, не имеющим отношения к бизнесу компании и не получившим ее согласия на использование товарного знака;

• у Юсупова Ш.Д. не было каких-либо законных прав и интересов в отношении домена mumm.ru, поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и домен не отражает его имени или фирменного наименования его компании. Ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения;

• сайт с доменным именем mumm.ru фактически не использовался им с момента перехода к нему прав по администрированию домена;

• 25 декабря 2010 года (после подачи компанией заявления о пересмотре судебных актов) Юсупов Ш.Д. передал права по администрированию другому лицу, что, по мнению Президиума, подтверждает отсутствие у ответчика намерения использовать сайт со спорным доменным именем.

Исходя из указанных обстоятельств, Президиум пришел к выводу, что действия Юсупова Ш.Д. по использованию в доменном имени mumm.ru товарного знака «MUMM» подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в домене .RU и нарушают исключительное право истца.

Поскольку на момент принятия судом апелляционной инстанции постановления ответчик был администратором доменного имени, Президиум решил, что данное постановление о запрете Юсупову Ш.Д. использовать товарный знак «MUMM» в доменном имени mumm.ru является обоснованным и подлежит оставлению без изменения.

На наш взгляд, при принятии постановления Президиум посчитал установленными обстоятельства, которые фактически так и не были исследованы надлежащим образом в ходе рассмотрения данного дела.

При принятии постановления по делу Президиум исходил из того, что у Юсупова Ш.Д. не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени mumm.ru, поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака, и домен не отражает его имени или фирменного наименования его компании, ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.

Однако данный вывод, по нашему мнению, был сделан без учета того, что вопрос о наличии у ответчика законных интересов в отношении спорного доменного имени вообще не исследовался в ходе рассмотрения данного дела в нижестоящих судах, и, соответственно, стороны не представляли никаких доказательств по данному вопросу, а суды не давали им никакой оценки.

При этом только при новом рассмотрении дела ответчик мог бы иметь процессуальную возможность представить доказательства, подтверждающие наличие у него законных интересов в использовании спорного домена.

Президиум также исходил из того, что сайт с доменным именем mumm.ru фактически не использовался ответчиком с момента перехода к нему прав по администрированию домена.

При этом ни самим Президиумом, ни нижестоящими судами не была дана оценка и не исследовался вопрос о том, когда, каким образом и при каких обстоятельствах было зарегистрировано ответчиком доменное имя, с какой целью он его зарегистрировал, является ли срок, в течение которого ответчик не использовал домен для создания сайта продолжительным или нет, были ли у ответчика какие-либо уважительные причины, в силу которых им не был создан сайт и проч.