Текст книги "Право интеллектуальной собственности"

По такому договору одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (ст. 1234 ГК РФ). Аналогичная формулировка применяется при отчуждении исключительных прав на различные результаты интеллектуальной деятельности, а именно:

1) на произведение как объект авторского права (ст. 1285 ГК РФ);

2) объекты смежных прав (ст. 1307 ГК РФ);

3) изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1365, 1366 ГК РФ);

4) селекционное достижение (ст. 1426, 1427 ГК РФ);

5) топологию интегральной микросхемы (ст. 1458 ГК РФ);

6) секрет производства – ноу-хау (ст. 1468 ГК РФ);

7) товарный знак (ст. 1488 ГК РФ).

Договор об отчуждении исключительного права по общему правилу следует считать двусторонним, так как он предусматривает взаимные права и обязанности для обоих участников. Исключение составляет лишь безвозмездный договор (по существу являющийся разновидностью договора дарения) по причине отсутствия у одаряемой стороны каких-либо обязанностей[11]11
  Рузакова О. Договорные правоотношения в действующем законодательстве. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2008. № 3. С. 40.


[Закрыть].

Существенные условия договора об отчуждении. Предметом договора является исключительное право на результат интеллектуальной деятельности с указанием его характеристики и реквизитов, содержащихся в документе о регистрации (если объект подлежал государственной регистрации). Исключительное право, передаваемое по договору, может быть обременено ранее заключенными лицензионным договором либо договором о залоге исключительного права. Такое обремененное исключительное право может выступать в качестве предмета договора об отчуждении исключительного права.

При переходе исключительного права по договору об отчуждении ранее заключенные лицензионные договоры сохраняют силу. В соответствии с п. 7 ст. 1235 ГК РФ переход исключительного права не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. При этом согласия лицензиата не требуется, однако новый правообладатель должен уведомить лицензиата об отчуждении права, в противном случае согласно п. 3 ст. 382 ГК РФ: если должник, в нашем случае – лицензиат, не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных для него неблагоприятных последствий. В этом случае исполнение обязательств прежнему правообладателю будет признано исполнением надлежащему кредитору.

В статье 1234 ГК РФ даны названия сторон договора – правообладатель и приобретатель, в качестве которых могут выступать как граждане, так и юридические лица. Здесь важно иметь в виду, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации может принадлежать нескольким лицам (совладельцам),

После исполнения договора правообладатель приобретает статус бывшего правообладателя, а приобретатель – нового правообладателя, получая в полном объеме исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, которые в свою очередь выступают в качестве предмета договора об отчуждении исключительного права. Новый обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (приобретатель) вправе использовать такие результат или средство по своему усмотрению любым не запрещенным законом способом, а также распоряжаться исключительным правом (п. 1 ст. 1229 ГК РФ), в понятие которого входит как право на отчуждение охраняемых результата или средства, так и право на выдачу лицензии на использование таких результата или средства (ст. 1232 ГК РФ).

Договор должен прямо указывать на переход (отчуждение) исключительного права в полном объеме на результат интеллектуальной деятельности, заявленный в предмете договора. Иначе данный договор признается лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

Исключительное право переходит к приобретателю в момент заключения договора (п. 2 ст. 425). В случае государственной регистрации договора моментом перехода исключительного права является момент регистрации договора (в Роспатенте).

По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

При нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации, если предметом договора отчуждения является патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или свидетельство на товарный знак (п. 2 ст. 1232 ГК РФ). Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора.

Вариант договора об отчуждении исключительного права на товарный знак представлен в Приложении № 7.

В статье 1366 ГК РФ автору предоставлено право сделать публичное предложение о заключении договора об отчуждении патента. В этом случае к заявке на выдачу патента (подаваемой в Роспатент) должно быть приложено заявление, содержащее обязательство о заключении договора об отчуждении с любым заинтересованным лицом.

Лицо, изъявившее желание заключить с автором данный договор, должно направить уведомление об этом как в адрес автора, так и в Роспатент. Подача автором такого заявления-обязательства служит основанием для освобождения заявителя от уплаты патентных пошлин за подачу заявки и экспертизу изобретения на новизну. Эта обязанность возложена на то лицо, которое заключит с автором договор об отчуждении патента на изобретение.

Если в течение двух лет в Роспатент не поступило уведомление о желании заключить договор об отчуждении патента, заявитель (патентообладатель) обязан сам заплатить патентные пошлины. Патентообладателю также предоставлено право отозвать свое заявление, подав ходатайство в Роспатент.

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Договором коммерческой концессии может быть предусмотрено право пользователя разрешать другим лицам использование предоставленного ему комплекса исключительных прав или части этого комплекса на условиях субконцессии, согласованных им с правообладателем либо определенных в договоре коммерческой концессии. В договоре может быть предусмотрена обязанность пользователя предоставить в течение определенного срока определенному числу лиц право пользования указанными правами на условиях субконцессии.

Вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.

Правообладатель обязан:

1) передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии,

2) проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;

3) обеспечить государственную регистрацию договора коммерческой концессии;

4) оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;

5) не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории;

6) контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии.

Пользователь обязан:

1) использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации правообладателя указанным в договоре образом;

2) обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем;

3) соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;

4) оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;

5) не разглашать секреты производства (ноу-хау) правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;

6) предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность предусмотрена договором;

7) информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии;

8) не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора коммерческой концессии в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой пользователем с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав.

Правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии.

По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с пользователем.

7.2. Вопросы и задачи

1. В чем заключается принципиальное отличие договора об отчуждении исключительного права на объекты интеллектуальной собственности от лицензионного договора?

2. Допустимо ли предоставление организацией-правообладателем другой организации права использования своего товарного знака не посредством заключения лицензионного договора, а путем направления правообладателем письма, а затем заключения двустороннего соглашения, в котором будут указаны условия использования товарного знака, в том числе и вознаграждение за использование?

Задача 7.1. Организация, обладающая секретом производства, намерена заключить с организацией-посредником лицензионный договор, на основании которого будет передано исключительное право на секрет производства. Организация-посредник в свою очередь обязана найти компанию, которая на основании договора подряда организует производство продукции с использованием этого секрета производства.

Вопросы. Требуется ли организации, обладающей секретом производства, оформление патента или совершение каких-либо действий по государственной регистрации права на секрет производства? Каково существенное условие лицензионного договора о передаче права на секрет производства?

Задача 7.2. Организация приобрела программное обеспечение по лицензионному договору.

Вопросы. Может ли организация передать это программное обеспечение другому юридическому лицу? Каким договором должна быть оформлена такая передача?

Задача 7.3. Организация является обладателем исключительного права на товарный знак и планирует оформить договоры о передаче товарного знака другим юридическим лицам.

Вопросы. Будут ли такие договоры лицензионными? Обязательна ли государственная регистрация договора о передаче неисключительных прав на использование данного знака в коммерческой рекламе?

Задача 7.4. Сублицензионный договор на использование товарного знака, фактически действующий несколько лет, не зарегистрирован в Роспатенте.

Вопросы. Является ли в этом случае сублицензионный договор на использование товарного знака действующим? Каковы возможные гражданско-правовые последствия использования товарного знака по незарегистрированному сублицензионному договору?

Задача 7.5. Две организации заключили лицензионный договор о предоставлении одной из них неисключительного права на использование товарного знака. Данный договор был зарегистрирован в установленном порядке. Срок действия лицензионного договора истек в 2012 г. Планируется продлить срок действия регистрации товарного знака до 2021 г.

Вопрос. Нужно ли регистрировать соглашение о продлении срока действия лицензионного договора? Если организации заключат соглашение о продлении договора в 2012 г., то могут ли они обратиться в регистрационные органы для регистрации соглашения, например, в 2014 г.?

Задача 7.6. Организация приобрела по неисключительной лицензии право на использование патента на изобретение.

Вопрос. Имеет ли право организация установить срок использования патента на изобретение 2 года?

Задача 7.7. Организацией заключен лицензионный договор с автором-патентообладателем, который не является сотрудником организации.

Вопросы. Какие условия должен содержать лицензионный договор? Каков порядок выплаты вознаграждения автору?

Задача 7.8. Организация будет разрабатывать интернет-сайт по заданию заказчика.

Вопрос. Следует ли предусматривать в договоре на разработку сайта какие-либо специальные условия о передаче исключительного права?

Задача 7.9. Организация планирует приобрести у правообладателя право на использование технологического узла, необходимого для изготовления оборудования.

Вопрос. Каким образом передается удостоверенное патентом право на использование данного технологического узла?

Задача 7.10. В соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ стороны вправе заключить договор об отчуждении исключительного права на объект интеллектуальной собственности (лицензионный договор) на безвозмездной основе. Вместе с тем согласно ч. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, между коммерческими организациями не допускается. Стоит отметить, что предметом договора дарения согласно п. 1 ст. 572 ГК РФ могут быть вещь либо имущественное право (требование).

Вопрос. Вправе ли коммерческие организации заключить между собой безвозмездный договор об отчуждении исключительного права (лицензионный договор) на объект интеллектуальной собственности?

Задача 7.11. ОАО намерено учредить дочернее общество. Акции создаваемой дочерней компании предполагается оплатить исключительными правами на программный продукт.

Вопросы. На основании какого договора осуществляется передача исключительных прав: лицензионный договор или договор об отчуждении исключительного права? На какой срок должен быть заключен лицензионный договор, если дочернее общество создается без ограничения срока?

Задача 7.12. Правообладателями исключительного права на программу ЭВМ являются два физических лица (по ¹ / ₂ доли в исключительном праве). Один из правообладателей умер. Другой правообладатель, ставший единственным, является его прямым наследником и вступит в права наследования через шесть месяцев.

Вопрос. Может ли наследник заключить с юридическим лицом лицензионный договор как единственный правообладатель до истечения шестимесячного срока на принятие наследства?

Задача 7.13. Между организациями заключен лицензионный договор, согласно которому лицензиар обязуется передать лицензиату следующие неисключительные права на использование программ для ЭВМ и базы данных (простая неисключительная лицензия):

1) право на распространение экземпляров программных продуктов на территории всех стран мира;

2) право на воспроизведение для инсталляции.

По лицензионному договору лицензиат вправе передавать указанные в предмете договора права на использование программ для ЭВМ и баз данных третьим лицам, если отдельные ограничения не установлены в отношении конкретных продуктов или на основании иных соглашений между сторонами. Согласно лицензионному договору, объем и срок действия прав на воспроизведение в отношении конкретных продуктов, сублицензированных конечным пользователям в период действия лицензионного договора, определяется «пользовательским лицензионным соглашением», входящим в состав документации, сопровождающей продукт.

В то же время между лицензиаром и лицензиатом заключено соглашение, согласно которому лицензиар обязуется поставлять по заказам лицензиата экземпляры программ для ЭВМ, базы данных для их дальнейшего распространения. Предметом соглашения не является предоставление прав на использование каких-либо объектов интеллектуальной собственности. Лицензиат в свою очередь заключает с третьим лицом (пользователем) договор, по которому он принимает на себя обязательства по поставке третьему лицу программных продуктов на условиях, не противоречащих вышеуказанному соглашению.

Вопрос. Достаточно ли договора поставки программных продуктов между лицензиатом и третьими лицами либо необходимо заключить сублицензионный договор между лицензиатом и третьим лицом?

Задача 7.14. Сотрудники вуза занимаются научно-исследовательской работой, в результате которой у образовательного учреждения возникают объекты интеллектуальной собственности: программы для ЭВМ, изобретения, создаваемые силами сотрудников, секреты производства (ноу-хау).

Вопрос. Вправе ли работодатель заключить с работником, занимающим должность начальника отдела инновационного развития и охраны интеллектуальной собственности высшего учебного заведения, договор о полной материальной ответственности для обеспечения сохранности названных объектов интеллектуальной собственности?

Задача 7.15. Организация-заказчик заключила с организацией-исполнителем договор на выполнение научно-исследовательских работ. Согласно условиям договора, права на результаты НИОКР принадлежат заказчику, право на подачу заявки и получение патента на созданные при выполнении договора изобретения принадлежит заказчику. Исполнителем были нарушены условия договора и патенты зарегистрированы на свое имя.

Вопросы. Кому могут принадлежать исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении НИОКР? Кто может подать заявку в Роспатент на регистрацию полученных технических решений?

Задача 7.16. Физическое лицо имеет исключительное право в полном объеме на программы для ЭВМ и хочет передать его в пользование юридическому лицу за вознаграждение. Физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, однако его предпринимательская деятельность не связана с предоставлением в пользование результатов интеллектуальной деятельности.

Вопрос. Может ли правообладатель программы заключить лицензионный договор не в качестве индивидуального предпринимателя, а как физическое лицо?

Задача 7.17. Авторы учебного пособия «Классическая механика» заключили договор с издательством, не указав в договоре срока выпуска произведения и срока действия договора. По истечении года со дня передачи издательству рукописи пособие издано не было.

В связи с этим авторы передали данное пособие другому издательству, указав в издательском договоре срок. При этом первое издательство сочло, что нарушены его права, утверждая, что поскольку срок в договоре не определен, то права на данное пособие переданы издательству навсегда.

Вопрос. Какой договор заключается с издательством и каковы его существенные условия?

Задача 7.18. Сотрудник института участвовал в разработке новой технологии трубопровода. Получил патент на свое имя и перешел работать в строительное управление, где изобретение используется.

Вопрос. Может ли институт в судебном порядке оспорить принадлежность патента и потребовать от строительного управления заключить с институтом как с патентообладателем лицензионный договор?

Задача 7.19. Электромеханический завод обратился к производственному объединению с предложением приобрести у последнего исключительную лицензию на производство реверсивного вентильного электродвигателя. При подготовке проекта лицензионного договора между сторонами возник ряд разногласий относительно порядка и условий оплаты, объемов производства и возможностей по дальнейшему усовершенствованию разработки.

Объединение и завод обратились в специализированную юридическую фирму с просьбой помочь им составить лицензионный договор. Необходимая консультация сторонам была дана, и после этого стороны не смогли прийти к взаимному соглашению.

Однако электромеханический завод уже провел значительную подготовительную работу к производству указанных электродвигателей. Он обратился в арбитражный суд с иском о выдаче производственным объединением принудительной лицензии.

Вопросы. Какой принцип должен лежать при заключении лицензионного договора? При каких условиях может быть выдана принудительная лицензия? Какое решение должен принять арбитражный суд?

Задача 7.20. Художник Благов подготовил иллюстрации для детской книги и передал издательству исключительное право на их использование на основании неисключительного лицензионного договора.

В то же время Благов передал ООО расписку о предоставлении неисключительного права на использование на этикетках продукции ООО двух иллюстраций из этой книги.

Издательство обратилось в суд, полагая, что ООО нарушило принадлежащие ему исключительные права.

Вопросы. На каком основании могут быть переданы исключительные права на иллюстрации? Какие условия лицензионного договора о предоставлении права использования произведения являются существенными?

Задача 7.21. Гражданин Мохов в 2007 г. на основании исключительной лицензии передал издательству «Центр» исключительные права и получил авторское вознаграждение в полном объеме. В 2008 году Мохов на основе издательского договора с издательством «Окраина» опубликовал ту же книгу.

Вопрос. Имел ли право Мохов заключить договор с издательством «Окраина»? Какую ответственность несет нарушитель исключительных прав?

Задача 7.22. Гражданин Павлов является автором изобретения «Устройство для биохимической очистки сточных вод», которое было им создано в порядке выполнения служебного задания. Узнав, что предприятие успешно реализует его разработку, заключив несколько лицензионных соглашений, Павлов потребовал выплаты ему соразмерного вознаграждения. Предприятие не возражало против этого, однако подход сторон к определению размера вознаграждения настолько существенно различался, что соглашение не было достигнуто. Павлов обратился с иском в суд, требуя назначить ему вознаграждение на уровне 35–40 % полученной предприятием прибыли.

Вопрос. Подлежит ли иск Павлова удовлетворению?