Текст книги "Интернет-право"

Товарный знак, инкорпорирующий общеупотребительное слово (дженерик – от англ, «generic») v. доменное имя

Аргументация регистранта доменного имени может в этом случае включать в себя (в зависимости от фактического сюжета дела) следующие мотивированные возражения. Поскольку товарный знак включает общеупотребительное обозначение, входящее в книжную, разговорную, специальную лексику или географическое название, то тест на первый элемент UDRP истца ужесточается и может быть успешно пройден только в случае представления доказательств того, что такой товарный знак имеет сильную различительную способность, приобрел вторичное значение, благодаря которому потребители прочно ассоциируют его с лицом-заявителем жалобы. В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 1483 ЕК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами. Однако случаи, когда патентные ведомства ошибочно пропускают через свои экспертные фильтры заявки на регистрацию не обладающих различительной способностью товарных знаков, встречаются

на практике и с ними приходится бороться в рамках крайне скоротечной процедуры UDRP. Так, еще в одном из МДС из персональной коллекции юриста (etlmo.com) ПУРС согласился с представленными доводами о том, что общеупотребительность доменного имени вкупе с отсутствием доказательств конкуренции между истцом и ответчиком по жалобе исключают недобросовестность ответчика по жалобе. Несмотря на то, что этот контр-аргумент оказался факультативно-дополнительным к основному (многолетний приоритет преждепользования доменным именем по отношению к фирменному наименованию и товарному знаку истца), тем не менее, безусловно, он оказал свое воздействие на внутреннее убеждение состава ПУРС, вынесшего решение в пользу ответчиков по делу[179]179
  http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2010-1239; дата рецепции – 12.10.2013.


[Закрыть].

В деле Meat and Livestock Commission v. David Pearce aka OTC / The Recipe for BSE; Case No. D2003-0645[180]180
  http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0645.html; дата рецепции – 28.07.2013.


[Закрыть] арбитр Дж. Тернер указал: «имея в виду, что «Британское мясо» является нормальным и естественным обозначением для описания мяса, производимого в Британии, Панель арбитров (термин употребляется как к единоличному составу арбитров ПУРС, так и в случае коллегиального рассмотрения дела – Авт.) не убеждена в том, что интернет-пользователи будут рассматривать Доменное Имя как указывающее на веб-сайт Заявителя жалобы». Кроме того, сделав оговорку о том, что каждое дело представляет собой индивидуальную совокупность фактических обстоятельств, подлежащих оценке, арбитр сослался на аналогичную позицию, выраженную в многочисленных решениях ПУРС (МАЛА Maschinenbau Haldenwang GmbH & Со. KG v. Deepak Rajani, WIPO Case No. D2000-1816; Brisbane City Council v. Warren Bolton Consulting Pty Ltd, WIPO Case No. D2001 -0047; Cream Holdings Limited v. National Internet Source, Inc., WIPO Case No. D2001-0964).

Комбинированный дженерик против доменного имени (вариант, объединяющий условия описанных выше изначальных диспозиций спора)

Это наиболее благоприятная ситуация для ответчика по жалобе из всех возможных в контексте первого элемента, поскольку оставляет широкое поле для доказательного маневра и контр-аргументирования позиции заявителя.

Здесь многое будет зависеть от того, является ли товарный знак стилизованным в значительной степени (highly stylized) или в умеренно-нейтральной. По поводу различия степени стилизации – см. Него v. The Heroic Sandwich, WIPO CaseNo.D2008-0779[181]181
  http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-0779.html; дата рецепции -29.07.2013.


[Закрыть]; Tesla Industries, Inc. v. Stu Grossman d/b/a SG Consulting, NAF Claim No. 547889[182]182
  http://www.adrforum.com/domains/decisions/547889.htm; дата рецепции – 29.07.2013).


[Закрыть]; National Kidney Foundation v. Loss Girasoles, AF-0293[183]183
  ¹⁸⁸ http://www.disputes.org/decisions/0293.htm.;датарецепции – 30.07.2013.


[Закрыть]; Zero Int'l Holding v. Beyonet Servs., Case No.D2000-0161[184]184
  http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0161.html; дата рецепции – 28.05.2013.


[Закрыть]; Physik Instmmente GmbH. & Co. v. Stefan Kerner and Jeremy Kerner and Magic Moments Design Limited; Case No.D2000-1001[185]185
  http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1001.html; дата рецепции – 30.07.2013.


[Закрыть].

В первом случае шансы на то, что при визуальном сопоставлении товарного знака и спорного домена, графический креатив, допущенный в отношении словесного обозначения в составе комбинированного знака, может привести к целостному восприятию его потребителями как изобразительного, а не словесного обозначения. Тогда, безусловно, поскольку графические элементы не могут быть отражены в символьно-цифровой записи доменного имени, наличие идентичности или сходства до степени смешения между двумя сопоставляемыми объектами констатировать будет чрезвычайно затруднительно (если вообще возможно). В случае если ответчиком по жалобе и/или регистратор – компании, имеющие тесную связь с РФ и согласно альтернативной подсудности доменного спора он может быть передан на рассмотрение (по правилам пар. 4 (к) Единообразной политики и ч. 4 пар. 1 Правил для Единообразной политики) российского суда, то целесообразно в отзыве на жалобу в ПУРС сослаться также на п. 4.2.2.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных на регистрацию товарного знака обозначений на тождество и сходство (утв. приказом Роспатента от 31.12.09 № 197), согласно которому «оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного».

Для всех вышеописанных случаев также против владельца заявителя жалобы (впоследствии – ответчика по иску о признании права пользования на доменное имя) для целей Единообразной политики будет свидетельствовать отказ (disclaimer) от претензий на охраноспособность отдельных словесных элементов при подаче заявки на регистрацию товарного знака. Так, в High-Class Distributions S.r.l v. Onpne Entertainment Services., D2000-0100[186]186
  http://new.hero.com/wipo/amc-en-domains-decisions-html-2000-d2000-0100.html; дата рецепции – 29.07.2013.


[Закрыть] ПУРС установил, что заявитель жалобы не прошел тест на первый элемент UDRP (пар. 4 (a) (i)), т. к. в своей заявке на регистрацию товарного знака отказался от прав на словесный элемент вне контекста стилизованной формы знака, что «по общему правилу, рассматривается как свидетельство отсутствия различительной способности по причине описательности»[187]187
  См. также: Weil Lifestyle, LLC v. Vertical Axis, Inc c/o Domain Adminstrator; Claim Number: FA0702000926455 (http://domains.adrforum.com/domains/ decisions/926455.htm; дата рецепции – 30.07.2013).


[Закрыть].

Согласно пар. 4 (с) Единообразной политики следующие доказательства считаются относимыми и допустимыми для обоснования наличия законных (легитимных) прав и интересов в отношении доменного имени

(i) до получения уведомления об иске лицо использовало или приготавливалось к использованию доменного имени или имени, сходного с доменным именем, указанным в иске, с целью добросовестного предоставления товаров и услуг; либо

(ii) лицо (как частное лицо, коммерческая или иная организация) было широко известно под указанным доменным именем, даже если при этом не приобрело прав пользования данным товарным знаком или знаком обслуживания; либо

(iii) используя доменное имя, лицо занимается законной некоммерческой или добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака или знака обслуживания истца».

Рассмотрим часть из указанных выше признаков правомочности владения и пользования доменным именем на примере некоторых категорий дел.

Общеупотребительные обозначения, инкорпорированные в доменные имена-дженерики

На протяжении всей истории существования ПУРС предпринимаются попытки сближения или, напротив, по отдельным вопросам – принципиального размежевания между системами регистрации товарных знаков с одной стороны, и доменных имен, с другой. Одним из основных конструктивных дефектов системы регистрации доменных имен, собственно говоря, приведшим к появлению механизма UDRP, является следование принципу «получает тот, кто первый пришел». Справедливость и эффективность распределения доменно-адресного пространства не вызывает сомнений, если вынести за скобки вопросы возможного нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц. Более того, чем раньше обнаруживается легитимный интерес в отображении своего фирменного наименования, коммерческого обозначения, товарного знака (знака обслуживания) посредством доменного имени (например, с момента регистрации компании в качестве юридического лица), тем более весомыми и убедительными в глазах арбитров ПУРС будут требования лишенного такой правовой и фактической возможности лица, выступающего в качестве заявителя жалобы. Если момент естественного проявления законного интереса владельцем идентификатора, имеющего искусственный характер (аббревиатура; вымышленное или специально созданное слово и т. д.) определить можно по дате опубликования (обнародования для неопределенного круга лиц) любой информации о бренде, то дженерик, как правило, не требует каких-либо манифестных проявлений специального интереса к соответствующему обозначению до направления регистратору заявки о регистрации идентичного/сходного с ним доменного имени. Владелец товарного знака обычно заинтересован в регистрации общеупотребительного обозначения в виде доменного имени по разным причинам. Наиболее распространенные мотивации для владельца товарного знака детерминированы следующими соображениями:

– создание виртуального присутствия в сети Интернет для целей более легкой и доступной идентификации производимых и/или реализуемых товаров (работ, услуг) или собственно (юридической или физической) личности владельца доменного имени, что в том числе ведет к оптимизации затрат потребителей на поиск информации о владельце средства индивидуализации, а также для не запрещенного законом некоммерческого использования;

– повышение капитализации компании за счет увеличения стоимости нематериальных активов (в ряде стран доменные имена могут относиться к данному инвентарному объекту бухгалтерского и налогового учета);

– воспрепятствование использования доменного имени третьим лицом, при котором могут создаваться вводящие потребителя в заблуждение ассоциации используемого сайта с владельцем товарного знака, что может нанести ущерб деловой репутации заинтересованного лица.

Если же брать такой особый объект как общеупотребительное доменное имя, то здесь логика поведения владельца товарного знака может состоять в попытке предотвратить или минимизировать риск «дженеризации» товарного знака (и, как следствие, утрату охраноспособности и прекращение регистрации знака) в результате неконтролируемого использования обозначения третьим лицом (владельцем доменного имени).

Полезно в этом плане обратиться к подходам, выработанным судебной практикой в США. Так, в деле Park ‘N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189, 194 (1985) Верховный суд США, опираясь на положение Закона Ланхэма (Fanham Act – основополагающий законодательный акт, регулирующий отношения по поводу регистрации, использования и охраны объектов интеллектуальной собственности в США), провел разграничение между «дженериками» (согласно Закону это «общеописательное название вещи или материала») и «исключительно описательными знаками»[188]188
  http://supreme.justia.com/cases/federal/us/469/189/case.html; дата рецепции 31.07.2013.


[Закрыть]. При анализе второго элемента в МДС (особенно, когда в споре участвуют американские компании и/или частные лица) акцент может быть смещен в сторону объективного восприятия общеупотребительных товарного знака или доменного имени компетентной публикой, нежели мотивационная модель поведения (часто, иррациональная) покупателей товаров или услуг.

Согласно пар. 15 (3) Закона Ланхэма «не мотивация покупателя, а первичная значимость зарегистрированного знака для компетентной публики должна служить тестом для определения стал ли зарегистрированный знак общеупотребительным наименованием товаров или услуг, на или в отношении которых он используется».

К первой категории (дженерики) относятся «знаки, которые создают общеописательное название… Общеупотребительный термин описывает род, относительно которого конкретный продукт составляет разновидность». Сославшись также на прецедент по делу Abercrombie & Fitch Со. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d4,9(CA2 1976) Верховный суд США подтвердил, что «общеупотребительные термины не подлежат регистрации и регистрация знака может быть прекращена в любое время на основании того, что он превратился в общеупотребительный (§§ 2(e), (f), 15 U.S.C. §§ 1052(e), (f))».

Что же касается «исключительно описательного знака», то с помощью него определяются «качества или характеристики товара или услуги, и этот тип знака может быть объектом регистрации только при условии, что заявитель продемонстрирует, что он приобрел вторичное значение, т. е. «стал обладать различительной способностью в коммерческом обороте в отношении товаров заявителя (§§ 2(e), (f), 15 U.S.C. §§ 1052(e), (f))».

В то же время, согласно приобщенному к резолюции, принятой на 9 сессии Комитета ВОИС по развитию и интеллектуальной собственности (CDIP) (г. Женева, 07.05–11.05.2012) аналитическому исследованию «общеупотребительные термины, понимаемые по смыслу как общие названия, которые релевантная платежеспособная публика рассматривает преимущественно как описание рода товаров или услуг, как правило, исключаются из процедуры регистрации в некоторых странах. Это исключение не может быть преодолено демонстрацией того, что знак приобрел различительный характер».

Именно поэтому в ходе юридического сопровождения и представления интересов клиента – ответчика по МДС, предметом которого является дженерик, всегда целесообразно выявлять и отражать в отзыве истинные намерения заявителя жалобы, которые могут оказаться страшно далекими от легитимного использования отвоеванного в рамках процедуры UDRP доменного имени и проистекать из подспудного желания последнего застраховать риски дженеризации своего собственного товарного знака посредством предъявления фривольной жалобы в расчете на благосклонность ПУРС.

Памятуя о том, что нападение – лучший способ защиты, дженерик как предмет МДС предоставляет ответчику по жалобе превосходный арсенал средств и способов активных возражений в противовес далеко не всегда обоснованным правопритязаниям со стороны оппонента включая заявление ходатайства о применении к последнему мер порицания за попытку так называемого «обратного перехвата домена» (абз. 13 пар. 1 Правил для Единообразной политики).

Как уже отмечалось выше, в деле Porto Chico Stores, Inc. v. Otavio Zambon (WIPO Case Case D2000-1270) ПУРС высказался четко и ясно против единоличного узурпирования общеупотребительного обозначения, даже входящего на правах словесного элемента в состав зарегистрированного товарного знака; по смыслу правовой позиции принцип свободы выражения в Интернете занимает приоритетное положение по отношению к интересам и правам лиц, осуществляющим коммерческое или некоммерческое использование средств индивидуализации в сети Интернет. Другими словами, доменные имена, включающие дженерики служат не только средствами адресации в частно-правовых интересах удобства обращения к соответствующему ресурсу, но и своего рода заголовками словарных статей виртуальной энциклопедии бытия, создающими единое публично-правовое (в этом контексте имеется в виду неопределенный круг лиц пользователей сети) и сакральное пространство эманации Логоса на уровень индивидуального восприятия ценностей, информации, идей, культурно-языковых смыслов и т. д.

Ответчик вправе спекулятивно использовать коммерческую ценность общеупотребительного слова. Коммерциализация и извлечение прибыли из общеупотребительности доменного имени соответствует устоявшейся прецедентной практике ПУРС, которая четко дифференцирует «киберспекуляцию» (легитимный вариант поведения) от «киберсквотерства» (или «киберпиратства»). Как установлено в решении ЦАП при ВОИС по делу J. Crew International, Inc. v. crew.com Case No. D2000-0054 «киберспекуляция в своем дефинитивном значении соответствует идеям, содержащимся в Докладе ВОИС и допускает спекуляцию доменными именами, которые не совпадают с зарегистрированными товарными знаками или когда регистрант имеет наглядный план использования доменного имени в добросовестных целях до его регистрации или приобретения»[189]189
  http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0054.html; дата рецепции – 01.08.2013.


[Закрыть].

ЦАП при ВОИС идет по пути безусловного признания права на извлечение прибыли из общеупотребительного значения доменного имени посредством описания товаров или бизнеса правообладателя домена.

В числе решений Центра, где данная позиция получила наиболее четкое и аргументированное воплощение можно привести решения по следующим делам: Allocation Network GmbH v. Steve Gregory Case No. D2000-0016, Porto Chico Stores, Inc. v. Otavio Zambon Case No. D2000-0270; Asphalt Research Technology, Inc. v. National Press & Publishing, Inc. Case No. D2000-1005; Gorstew Limited v Worldwidewebsales.com Case No. D2002-0744 и др.

Как постановил Центр в своем решении по делу Gorstew Limited v Worldwidewebsales.com «Панель подозревает, что в действительности Ответчик зарегистрировал большую часть из многочисленных доменных имен, включая большинство различных доменных имен вроде «malls», «casinotours» и «tours" с намерением продать их третьим лицам, которые могут быть заинтересованными в приобретении этих доменных имен в будущем. Тем не менее, (как указывает Ответчик в своем Отзыве) тогда как «киберсквотерство» является запрещенным вариантом поведения, киберспекуляция таковым определенно не является». Панель согласна с тем, что Политика никоим образом не препятствует регистрации общеупотребительных доменных имен с намерением перепродать их третьим лицам»[190]190
  http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0744.html; дата рецепции – 01.08.2013.


[Закрыть].

В случае с дженериками доказывание второго элемента для ответчика влечет существенное ослабление прессинга в части третьего элемента. Наличие общеупотребительного смысла у такого домена в равной степени скрепляет печатью легитимного владения и пользования своего рода «охранную грамоту» доменного титула на объект общекультурного и языкового достояния, редуцированный до сетевого адреса соответствующего интернет-сайта и т. д. Кроме того, общеизвестность и общеупотребительность термина предполагает широту пользовательского интереса к описываемому им классу или роду товаров (работ, услуг), лишь частную разновидность которого представляют собой охраняемые объекты интеллектуальной собственности заявителя жалобы. При подведении баланса легитимных интересов относительно доменного имени вполне может оказаться, что через домен в равной степени могут быть реализованы интересы пользователей сети Интернет как к описываемому им классу (или роду) вещей или иных материальных или нематериальных благ (публичные интересы), так и к коммерческой деятельности заявителя жалобы и ее результатам (частные интересы).

Например, в деле Home Interiors & Gifts, Inc. v. Home Interiors Case No. D2000-0010, в котором предметом спора являлось доменное имя www.homeinteriors.net, Центр постановил буквально следующее: «тем не менее, «home interiors» («домашние интерьеры» – Авт.) носит описательный характер и если возможно предположить, что пользователь Интернет, заходящий на сайт www.homeinteriors.net, находится в поиске веб-сайта, принадлежащего Истцу и таким образом возникнет смешение в результате попадания на сайт Ответчика, то по крайней мере одинаково вероятно, что пользователь, вводящий описательный термин и затем попадающий на сайт, на котором выложены рекламные материалы и ссылки на различных поставщиков товаров и услуг, относящихся к «домашним интерьерам», сочтет, что такой веб-сайт удовлетворяет его потребности в получении информации, относящейся к общей теме».

Приготовления к использованию доменного имени

Для доказывания второго элемента иногда достаточно бывает лишь привести свидетельства приготовлений к использованию спорного доменного имени. Логика нормы 4 (с) (i) Единообразной политики, гласящей, что второй элемент может быть интерпретирован в пользу ответчика по жалобе на основании данных о том, что он до получения уведомления о споре продемонстрировал приготовления к использованию доменного имени или имени, сходного с доменным именем в связи с добросовестным предложением товаров или услуг заключается в разумном допущении, что с момента регистрации доменного имени до его активного использования может пройти определенное время, требуемое для перехода от стадии планирования к реализации соответствующего интернет-проекта. В течение этого периода первичного накопления финансовых и организационных ресурсов и креативных идей необходимо явить миру или хотя бы внутри своей корпоративной или иной организационной структуры осязаемые и верифицируемые наметки будущего использования доменного имени, а лучше всего – предпринять усилия по их конкретному воплощению, пускай и не приведшие пока к внешней материализации их результатов.

В отдельных решениях признается, что «достаточно простой идеи добросовестного коммерческого использования» доменного имени» или «поверхностных приготовлений»[191]191
  См.: Shirmax Retail Ltd./Detaillants Shirmax Ltee v. CES Marketing Group, Inc., ICANN Case No. AF-0104, http://www.disputes.org/decisions/0104.htm; дата рецепции – 01.08.2013.


[Закрыть]. Отметим, что несмотря на то, что указанное решение вынесено ныне уже не действующим ПУРС (Disputes.org/eResolution Consortium) тем не менее, оно имеет достаточно высокий индекс цитируемости в решениях других ПУРС и в академических источниках вплоть до настоящего времени.

Личный опыт защиты интересов клиентов (владельцев доменных имен) в МД С показывает, что для выигрыша дела необходимо, как минимум, сослаться на следующие подтвержденные документально обстоятельства дела (тем более, если невозможно представить достоверные и убедительные доказательства активного использования доменного до момента уведомления о начале процедуры административного разбирательства в ПУРС):

1) пользование адресами электронной почты, включающими спорное доменное имя, а также предоставление прав пользования протоколом FTP для доступа к FTP-серверу. Указанные аргументы использовались для усиления правовой позиции ответчика в деле Audioline GmbH v. Whois privacy services, provided by DomainProtect/ Imena Ltd dba AMPLEA AMACOM, Case No. D2010-0468[192]192
  http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2010/d2010-0468.html; дата рецепции 13.10.2013.


[Закрыть]; ethno. com[193]193
  http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2010-1239; дата рецепции – 12.10.2013.


[Закрыть] и др.

Источниками прецедентного авторитета здесь служат позиции ПУРС по делам Zero International Holding GmbH & Со. Kommanditgesellschaft v. Beyonet Services and Stephen Urich, Case No. D2000-0161[194]194
  http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0161.html; дата рецепции – 03.08.2013.


[Закрыть] и Thrive Networks, Inc. v. Thrive Ventures, Inc., Case No. D2003-0534[195]195
  http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0534.html; дата рецепции 13.10.2013.


[Закрыть].

В первом из указанных дел ЦАП при ВОИС постановил, в частности, что «как показывает деятельность Ответчика, Интернет может быть использован для множества иных целей, e-mail и файлообменные операции являются двумя примерами. Мы не согласны с тем, что, как утверждает Заявитель жалобы, регистрация доменного имени, которое используется только для таких целей, является в определенной степени не надлежащей и образует недобросовестность».

Во втором деле ПУРС установил, что «Истец допустил распространенную ошибку, предполагая, что в отсутствие активного вебсайта, привязанного к Доменному Имени, Ответчик не осуществляет легитимное использование Доменного Имени. Несмотря на то, что не всегда возможно с легкостью дифференцировать использование доменного имени для электронной почты, услуг FTP или же просто в качестве хоста, такие виды использования являются легитимными…» (см. также в поддержку этой позиции Innotek, Inc. v.

Sierra Innotek, Inc., Case No. D2002-0072 (FTP и e-mail – легитимные коммерческие виды использования и отсутствие формальной веб-страницы не умаляет эти реальные и жизнеспособные коммерческие использования»)[196]196
  http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0072.html; дата рецепции – 03.08.2013.


[Закрыть].

С другой стороны, существует позиция, которая несколько диссонирует с изложенным выше консолидированным подходом, согласно которой «хотя доменные имена могут использоваться для оказания интернет-услуг отличных от WWW-ycлуг (например, для FTP, e-mail и т. д.), превалирующим видом использования доменного имени является создание в Интернете WWW-адреса. Ответчик не представил доказательств, свидетельствующих о том, что Доменное Имя использовалось для каких-либо интернет-услуг. Таким образом, Панель полагает, что в данном случае отсутствует использование Доменного имени» (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Bill Lynn, Case No. D 2001–0915[197]197
  http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0915.html; дата рецепции – 03.08.2013.


[Закрыть]). Если же ответчик по жалобе не в состоянии доказать хотя бы «демонстративные приготовления» к использованию домена до момента получения уведомления о подаче жалобы в ПУРС, то отсутствие интернет-сайта на протяжении достаточно длительного времени (в течение, например, 17 месяцев после регистрации домена, как в деле Pepperdine University v. BDC Partners, Inc.[198]198
  WIPO Case No. D2006-1003; http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/ html/2006/d2006-1003.html; дата рецепции – 16.08.2013.


[Закрыть]), как правило, будет однозначно свидетельствовать против такого лица в контексте второго элемента Политики (см. также Archipelago Holdings LLC, v. Creative Genius Domain Sales and Robert Aragon d/b/а/ Creative Genius Domain Name Sales[199]199
  WIPO Case No. D2001-0729; http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/ html/2001/d2001 -0729.html; дата рецепции – 16.08.2013.


[Закрыть]).

Таким образом, было бы чересчур опрометчивым и легкомысленным уповать исключительно на такие виды «технического» использования домена как e-mail и услуги FTP-сервера. Тем не менее, по поводу наличия/отсутствия интернет-сайта как определяющего фактора для установления второго элемента Политики стройного единообразия в практике ПУРС не наблюдается, что позволяет в отдельных случаях надеяться (при создании альтернативной доказательственной базы) на определенную снисходительность арбитров к незавидной нерасторопности владельца спорного домена в этом вопросе.

Отметим, что Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа (ФАС СЗО) склоняется все больше к правильной идее о том, что отсутствие активного интернет-сайта не может служить основанием для прекращения права пользования доменным именем. Так, в Постановлении ФАС СЗО от 04.04.2012 по делу № А21-4371/2011 установлено, что владелец доменного имени с момента его регистрации не использовал сайт по причине его разработки. Однако по совокупности с другими обстоятельствами дела, суд не усмотрел в этом признаков акта недобросовестной конкуренции, запрещенной ст. 10 bis Парижской конвенции, применив трехэлементный анализ на основании Постановлений Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 № 5560/08 и от 18.05.2011 № 18012/10. Сразу же оговоримся, что мы не считаем правомерным подводить под диспозицию ст.10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности второй элемент Единообразной политики, т. е. недобросовестная конкуренция далеко не всегда обусловлена отсутствием прав и законных интересов на доменное имя. Но поскольку это никак не повлияло на резолютивный вывод ФАС СЗО по делу, то значение указанного постановления суда трудно переоценить в контексте правильной квалификации такого юридически значимого обстоятельства, как отсутствие интернет-сайта.

Попутно отметим, что, например, у владельца доменного имени может быть собственный законный интерес в использовании доменного имени идентичного его фирменному наименованию, но при этом им могут совершаться неправомерные действия по умышленному привлечению «с коммерческой целью пользователей Интернета на свой веб-сайт или иной интернет-ресурс путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является учредителем, спонсором, партнером или поддерживает ваш веб-сайт или иной ресурс, либо продукт или услугу, предоставляемую на вашем веб-сайте или ином ресурсе» (пар. 4 (b) Единообразной политики). Акт недобросовестной конкуренции в значении, придаваемом ему ст. 10 bis Парижской конвенции может быть спровоцирован «эксцессом исполнителя» – неуправомоченными или даже злонамеренными и направленными против собственников (учредителей) компании-владельца доменного имени действиями ее сотрудников, которые формально могут опорочить ее с точки зрения третьего элемента Единообразной политики, но не способны поколебать основания устойчивости второго элемента.

Методологически неверное восхождение к норме ст. 10 bis Парижской конвенции по модели от частного к общему не всегда представляет угрозу для правообладателей доменных имен (поскольку арифметическое сложение трех элементов приводит к «итоговой сумме» недобросовестности только когда доказан каждый из элементов). Что же касается рассмотрения трех элементов под углом зрения акта недобросовестной конкуренции, то здесь почти неизбежны аберрации правосознания и формирование обвинительного уклона.

Приведем небольшой пример. В Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда (13 ААС) от 24.04.2013 г. по делу №А56-70563/2010 суд пришел к абсолютно необоснованному выводу о якобы «недобросовестности истцов, поскольку последние длительное время (в течение нескольких лет) использовали доменное имя promat.com лишь для новостных материалов, заимствованных с других сайтов». Во-первых, данная фраза является практически механической калькой из Постановления Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 г. № 5560/08 по делу № А56-46111/2003 («под этим доменным именем размещались лишь новостные материалы, которые копировались с других сайтов»). Во-вторых, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 использование домена для воспроизведения новостных материалов с других сайтов используется в качестве аргумента об отсутствии у истца (ООО «Денсо») законного интереса и прав в отношении доменного имени denso.com (2 элемент (п. 4 (а) (ii) Единообразной политики)), но уж никак не в качестве доказательства его недобросовестности (3 элемент (п. 4 (а) (iii) Единообразной политики). В-третьих, если следовать логике 13 ААС, то отныне все интернет-ресурсы, публикующие новости, могут быть автоматически признаны недобросовестными пользователями своих доменных имен, что, конечно же, находится за гранью здравого смысла и выходит за нормативные рамки Единообразной политики. Рассматривая дело, представляется, что 13 не учел, что по смыслу Единообразной политики указанные элементы доказываются или опровергаются на основании критериев, признаков и оснований, имеющих самостоятельное доказательственное значение, и слил воедино второй и третий элементы Политики, придав определяющее и направляющее значение третьему элементу. По сути дела, 13 ААС логически и методологически неверно посчитал, что недобросовестность может возникнуть сама по себе или в результате недоказанности законных прав и интересов владельца домена. Во всяком случае, в Постановлении 13 ААС от 24.04.2013 г. по делу №А56-70563/2010 не обнаруживается ни единого довода относительно недобросовестности истцов, а в Постановлении ФАС СЗО от 21.08.2013 г. по данному делу допущена еще одна существенная ошибка, влияющая на оценку фактических обстоятельств дела. На основании неправильного установления даты регистрации доменного имени – 07.06.2000, ФАС СЗО пришел к выводу о том, что «доменное имя воспроизводит зарегистрированный товарный знак Компании; на момент регистрации доменного имени promat.com за ООО „МэйлАдмин" и ООО „ИНТЕРНЕТКО" (07.06.2000) у ООО „МэйлАдмин" не было прав на товарный знак с таким же обозначением». Однако как может быть установлено из материалов дела, спорный домен был зарегистрирован в форме заключения соглашения о регистрации доменного имени в электронной форме 06.06.2002, тогда как товарный знак ООО «МэйлАдмин» имеет дату приоритета от 17.11.2000 согласно свидетельству № 221735. Следовательно, ФАС СЗО также нарушил единообразие судебно-арбитражной практики, не придав характер юридически значимого обстоятельства факту наличия у ООО «МэйлАдмин» товарного знака. Согласно же устоявшейся судебно-арбитражной практике одним из значимых и весомых доказательств наличия законного интереса у правообладателя доменного имени является регистрация им товарного знака, идентичного такому доменному имени (Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 № 18012/10; Постановление ФАС СЗО от 22.02.2012 по делу № А56-3597/2011; Постановление ФАС СЗО от 18.01.2012 по делу № А56-12148/2011). При этом ФАС СЗО также не учел, что в соответствии с п. 1 ст. 1484 ЕК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак) (пункт 1). При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени (подп. 5 п.2 ст. 1484 ГК РФ)